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김현태

김현태

수석변호사

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지식재산

음식 배달 사업과 상표 침해

호주는 한국처럼 음식 배달 문화가 활성화되어 있지 않았습니다. 그런데 최근 음식 배달 사업을 하는 업체들이 우후죽순 생겨나면서 자전거 또는 자동차로 음식을 실어 나르는 모습들을 길거리에서도 심심찮게 목격할 수 있게 되었습니다. 이 중 잘 알려진 업체들이 바로 딜리버루(Deliveroo), 푸도라(Foodora), 우버 잇츠(Uber Eats) 같은 곳입니다. 이들은 여러 음식점과 계약을 맺어, 소비자들이 이 업체들의 웹사이트나 모바일 앱을 통해 주문하면 배달원들이 음식점에서 픽업하여 원하는 장소로 배달해주는 방식을 취하고 있습니다. 이 과정에서 배달 업체들은 각 음식점으로부터 일정 수준의 수수료를 받고 배달원은 음식값에 추가로 붙는 배달료를 가져가는 구조인 듯 합니다.    그런데 전 세계적으로 배달 사업 시장이 커지고 경쟁이 치열해지다 보니 배달 업체들로서는 최대한 많은 음식점을 확보하는 것이 관건이 되었습니다. 그러자 무리수를 두는 업체들도 생겨나고 있습니다.  미국 시카고 트리뷴(Chicago Tribune) 지에, 시카고 소재 음식점인 버거 앤틱스(Burger Antics)가 음식 배달 전문 업체 도어대시(DoorDash)를 상대로 소송을 제기한 건이 실린 적이 있습니다. 이는 도어대시가 사전 동의 없이 버거 앤틱스의 메뉴판과 상호를 웹사이트에 올리고 배달이 가능한 것처럼 광고한 것이 문제가 된 사안이었습니다. 버거 앤틱스의 주장에 따르면, 자신들은 음식 배달 서비스를 제공하지 않고 있었는데 어느 날 한 고객으로부터 다 식어 빠진 버거가 배달 왔다는 소비자 불만이 접수되어 이를 알게 되었다고 합니다.   도어대시는 미국에서 600개 이상의 음식점과 계약을 맺고 대셔(dasher)라고 하는 배달원을 통해 음식을 배달하는 업체인데, 문제는 앞서 언급한 버거 앤틱스와 같은 사건이 단순한 실수가 아니라 일종의 ‘아니면 말고’ 식의 고의적인 영업 방식에서 비롯된 것이라는 점입니다. 일단 자사 웹사이트에 여러 음식점의 메뉴를 올린 후 주문을 받다가 위와 같이 문제가 발생하면 그제야 슬그머니 내리는 행태를 취해왔다고 합니다. 2015년 11월에도 캘리포니아 소재 유명 체인인 인-앤-아웃 버거(IN-N-Out Burger)가 도어대시를 상대로 자사의 로고와 메뉴의 무단 사용을 즉각 중지하라고 소송을 제기한 적이 있었습니다. 이 소송은 합의로 종결되었는데 아마도 도어대시가 상당한 금액을 지급하지 않았을까 짐작해 봅니다.   이런 일이 호주에서 벌어진다면 어떻게 될까요? 우선은 상표권과 저작권법 침해 소지가 있고 아울러 소비자 법 위반 혐의도 있을 것입니다. 이 글을 읽으시는 독자분 중 요식업을 운영하시는 분들은 본인들의 가게 이름과 메뉴가 어디선가 무단으로 사용되고 있지는 않은지 한번 확인해보시기 바랍니다. 


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사전 디스커버리 제도(Preliminary Discovery)

fizer Ireland Pharmaceuticals v Samsung Bioepis AU Pty Ltd [2017] FCAFC 193의 케이스를 통해 살펴본 최근 판례 동향    요약:  • 특허침해소송 제기 전 특허권자인 화이자는 침해 의심자인 삼성바이오에피스를 상대로 특정 문건 제출을 요구하는 ‘사전 디스커버리’ 명령을 신청  • 2016년, 1심 (Federal Court of Australia): 화이자의 신청은 사전 디스커버리 요건을 충족시키지 못했다며 에피스 손을 들어줌: 화이자 패, 에피스 승.  • 2017년, 2심 (Full Federal Court of Australia): 사전 디스커버리 요건은 제출된 증거 (전문가 소견)에 대한 객관적 사실 여부가 아닌 화이자 측의 심증이 합리적인 것인지를 묻는 것임. 화이자는 요건을 충족시켰음: 화이자 승, 에피스 패 – 에피스 측에 화이자가 요청한 문건을 제공할 것을 명령  • 2018년 5월, 3심 (High Court): 에피스의 항소 Special leave 신청 거부당함: 최종 화이자 승, 에피스 패  • 특허권자 입장에서는 사전 디스커버리 제도 적극 사용 (상대의 특허침해 여부가 확실하지 않은 상태에서 미리 상대가 가진 정보를 받아보고 소송 제기 여부를 결정할 수 있음)    “지피지기 백전불태(知彼知己 百戰不殆)”. 손자병법 모공편에 나오는 이 유명한 어구는 자신과 상대의 상황에 대해 잘 알고 있으면 백번 싸워도 위태로울 것이 없다는 뜻입니다.   상대가 있는 싸움, 즉, 전쟁이든, 협상이든, 스포츠 경기든 아니면 도박에서든 모두 적용될 수 있는 말입니다. 법정 소송 또한 마찬가지인데 상대가 가진 정보나 증거에 대해 많이 알면 알수록 자신있게 소송에 임할 수 있고 혹여 자신에게 불리할 것으로 판단되면 최대한 송사를 피해 다른 해결 방법이 있는지 모색할 것입니다.  영미법 국가의 민사소송 절차 중 디스커버리 (discovery) 제도는 한국어로 증거개시 또는 상대방에 대한 문서제출 요구 등으로 번역될 수 있습니다. 이 디스커버리 제도는 사실심리 전 당사자 간 보유한 증거를 서로의 요청에 따라 제공하는 것인데, 이를 통해 공판 (hearings and trials) 전 상대가 가진 패를 확인함으로써 추후 예상치 못한 증거 (surprise)와 맞닥뜨리는 상황을 미연에 방지할 수 있고 상대의 증거를 본 후 소송을 계속할 지 판단할 수 있기 때문에 매우 유용합니다. 물론, 특별한 사유가 있을 경우 (예를 들어 변호사-의뢰인 간 특권에 따른 보호 문서 (client legal privilege))는 증거 제공을 거부할 수 있지만 대부분의 경우 정당한 요구에 불응하면 법원으로부터 제제를 받을 수 있습니다.  이 디스커버리 제도 덕에 많은 수의 소송 사건들이 중간에 당사자 간 합의 (settlement)로 종결되고는 하는데, 서로가 가진 증거를 교환해서 검토해보면 어느 정도 승패를 가늠할 수 있고 법률비용을 계속 지불하면서 끝까지 소송하기 보다는 어느 정도 양보하면서 종결하는 것이 피차 이익일 수 있기 때문입니다.  영미법계인 호주에서도 민사소송시 이 디스커버리 제도가 큰 역할을 차지하는데, 호주 연방법원규칙 (Federal Court Rules 2011) 제7.23조에서는 소송의 시작 전, 즉 소장을 제출하기 전에도 법원에 요청해 상대의 증거를 받아볼 수 있는 ‘사전 디스커버리’ (Preliminary discovery) 제도도 규정하고 있습니다.  이 ‘사전 디스커버리’ 조항은 과거 매우 보수적으로 적용되어 법원으로부터 이 명령을 받아내는 것이 쉽지 않았습니다. 그도 그럴것이 소송이 시작되기도 전에 상대에게 민감한 (통상 영업비밀에 가까운) 정보 또는 자료를 요청한다고 해서 기꺼이 제공해 줄 리가 만무하고, 보통은 이런 요구가 동종업계의 경쟁자 사이에 발생하는 경우가 많기 때문에 피신청인은 적극적으로 방어하려 하기 때문입니다.  반대로 이런 요구를 하는 신청인의 입장에서는 심증은 있으나 물증이 없어 섣불리 소송을 제기했다가 역풍을 받을 우려도 있고, 그렇다고 소송을 안하자니 상대 (경쟁자) 제품의 시장 잠식이 달갑지 않을 수 있습니다. 특히, 아래 살펴볼 사건의 경우처럼 약품과 관련된 특허소송의 경우 그 제조방법이 겉으로 드러나는 것이 아니어서 소송 전 분석절차가 매우 중요한데 상대가 가진 정보를 사전에 획득할 수 있다면 소송 여부 판단에 매우 귀중한 자료로 사용될 것입니다.    아래 소개할 최근 호주에 있었던 글로벌 제약회사 화이자 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals)와 삼성바이오에피스 호주 법인 (Samsung Bioepis AU Pty Ltd)간의 소송은 항소에 항소를 거듭하다 이 ‘사전 디스커버리’에 대한 호주법원의 정리된 판례라 의미가 있습니다.    사건 개요  삼성바이오에피스 (이하 에피스)는 삼성그룹 계열사인 삼성바이오로직스와 미국의 바이오젠이 합작해 설립한 바이오 의약품 전문 회사로 주로 바이오시밀러 (복제약)의 개발을 담당하고 있고, 이렇게 개발한 복제약은 모회사인 삼성바이오로직스를 통해 생산한다고 합니다.  2016년 에피스는 호주의 식약청 격인 TGA (Australian Register of Therapeutic Goods)에 이타너셉트 (Etanercept) 성분이 함유된 두 건의 약품을 ‘브랜지스’ (BRENZYS)라는 이름으로 신청해 승인을 받았습니다. 이 제품은 화이자가 특허를 갖고 ‘엔브렐’ (ENBREL)이라는 이름으로 판매하고 있는 류마티스 관절염 치료제와 관련이 있다고 합니다. 화이자의 엔브렐은 이타너셉트를 이용한 최초의 류마티스관절염 치료제로, 미국 FDA 승인을 받아 현재까지 전세계 류마티스질환 치료제 시장을 리드하고 있습니다.  화이자는 에피스가 호주 TGA 승인을 획득한 ‘브랜지스’ 제품이 자사의 특허를 침해한 것으로 의심되지만 특허침해 소송을 제기할 만한 확증이 없었습니다. 화이자는 에피스가 호주 TGA승인을 위해 제출한 문건 중 ‘브랜지스’의 제조공정이 포함된 문건을 입수할 수만 있다면 자사 특허침해 여부에 대해 더 면밀히 판단 후 소송 여부를 결정할 수 있을 것이라 생각했습니다.  이에 따라, 화이자는 호주 연방법원규칙 제7.23조에 의거 ‘사전 디스커버리’ 명령을 구하는 신청서를 법원에 제출했고 에피스는 이 요구를 거부하면서 아래와 같은 법원의 1심 판단이 내려졌습니다.    1심 Federal Court of Australia (단독재판부):  제7.23조에 따르면 법원이 사전 디스커버리 명령을 내려줄 수 있는 조건으로, 신청인이 그런 명령을 청구할 만한 자격이 있음을 합리적으로 믿고 있고; 여러번 상대에게 문의를 했지만 충분한 정보를 받지 못했고; 상대가 해당 증거를 직접적으로 통제(보유)하고 있고; 상대의 증거를 받아보는 것이 소송 시작 여부에 도움이 된다는 합리적 믿음이 있을 경우 등을 나열하고 있습니다.  화이자의 제조공정기술 책임자인 Dr Ibarra는 자사 특허의 내용과 관련 제품의 제조공정에 대한 전문가 소견서 (expert opinion)를 자사 법무부팀장인 Mr Silvestri에게 보고했고, 화이자는 Dr Ibarra의 소견에 따라 법원에서 에피스의 브랜지스 제품이 자사 특허를 침해했을 개연성이 매우 높다고 주장했습니다.  여기에 맞서 에피스 측은 교수인 Professor Gray의 소견서를 제출하면서 상대의 증거만으로는 에피스의 브랜지스 제품이 화이자의 특허를 침해한 것으로 볼 만한 합리적인 믿음을 가지기에 불충분하다고 반박했습니다.  1심의 단독재판부 (Burley J)는 화이자의 주장은 단순한 의심 (mere suspicion)에 불과해보이고 화이자가 제출한 전문가 소견은 에피스의 제품이 특허침해로 보인다는 합리적인 믿음 (reasonable belief)를 갖기에는 충분하지 않다고 에피스의 손을 들어줬스비다. 나아가 Burley 판사는 브랜지스와 엔브렐이 바이오시밀러 제품이라는 단순한 사실이 두 제품의 제조공정도 동일한 것을 의미하지 않는다고 덧붙였습니다. 에피스의 승, 화이자의 패였습니다.    2심 Full Federal Court of Australia - “reasonable belief” 에 대해 다른 견해  화이자의 항소로 열린 합의 재판부의 항소연방법원에서는 3명의 판사 모두 1심 법원의 판결이 잘못되었다며 화이자의 손을 들어줬습니다.  합의 재판부는 호주 연방법원규칙 제7.23조에 대한 판단은 침해여부를 다루는 미니 재판 (mini-trials)이 아니며, ‘사전 디스커버리’ 제도의 취지는 막대한 비용이 소요되는 정식 재판에 앞서 비용을 줄이고 효과적으로 당사자의 판단을 도와주는 것에 있다고 강조했습니다. 즉, 서로 배치되는 당사자 간 전문가 소견 (특허침해 가능성 등)에 대해 누가 맞고 누가 틀리고를 따지는 사실판단 (factual correctness)이 아닌 화이자측의 합리적 믿음이 중요하다고 판시했습니다.  결론적으로 화이자 승, 에피스 패였고, 재판부는 에피스에게 요청받은 문건을 화이자 측에 제공하라고 명령했습니다.    3심 Application for Special leave to the High Court  2018년 5월 에피스는 호주 연방대법원 (High Court)에 항소를 위해 특별허가 (special leave)를 신청했지만, 연방대법원의 Nettle J와 Gordon J 판사들은 2심 재판부의 판단에 틀린 점이 없음을 확인해주면서 특별허가를 거부했습니다. 최종적으로 화이자 승, 에피스 패였습니다.    시사점  이 판결은 특허침해시 정황에 있어 사실관계에 대한 객관적인 판단을 요구했던 기존 법원의 태도가 주관적 (그러나 합리적인) 믿음이 있으면 가능하다는 쪽으로 전환된 것을 보여줍니다. 즉, 제7.23조의 워딩을 일반적인 의미 (ordinary meaning)인 액면 그대로 해석해 신청인 측의 합리적인 믿음이 주관적으로 형성 (subjectively held)된 것만으로 충분하다는 통일된 의견이 나온 것입니다.  이는 특허권자에게는 희소식이고 시장의 후발주자 입장에서는 달갑지 않은 판결입니다. 특허권자는 침해가 의심되는 상황에서 ‘사전 디스커버리’ 제도를 적극 이용한다면 소송을 시작하지 않고도 상대의 증거를 받아볼 수 있는 확률이 높아졌고, 이렇게 입수한 증거를 토대로 상대를 압박해 소송을 시작하기 전에도 합의를 이끌어낼 가능성도 있습니다.  최근 생명공학이나 정보통신, 소프트웨어 관련된 특허에서 점점 리버스 엔지니어링 (역공학 원리) 등을 이용한 구조 분석이나 제조공정이 추리가 어려워지는 점을 감안하면 호주의 ‘사전 디스커버리’ 제도는 충분히 강력한 무기로 사용될 수 있습니다.  반대로, 피신청인 입장에서는 ‘사전 디스커버리’ 요구에 대항하기 위해서는 상대의 주관적인 믿음이 존재하지 않거나 그런 믿음에 객관적인 근거가 부족하다는 것을 주장해야 합니다. 신청인이 제시한 근거에 대한 사실여부 논쟁만으로는 상대의 창을 막아내기 어려울 것 같습니다. 


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누가 이름을 함부로 짓는가?

서울의 사대문에서 의정부로 가는 길목의 마지막 고갯길이 미아리 고개라고 합니다 한국전쟁 당시 우리국군과 북한군과의 교전이 치열해서 많은 전사자가 발생했고 이로 인해 고개 전체가 피로 물들여졌다고하여 ‘단장의 미아리 고개’라는 노래의 배경이 된 곳이기도 합니다.  예전에 이 미아리 고개를 성신여대입구에서 동소문로를 따라 올라가다 보면 고갯길 양 옆으로 운명, 철학관, 역학사 등의 간판들을 쉽게 볼 수 있었습니다. 주로 사주나 음양오행 또는 어떤 초현실적인 능력을이용하여 사람의 운명을 점치고 미래의 길흉화복을 예측할 수 있다는 점집들이 모여 있었는데 새로 태어난 아기의 이름이나 성공할 수 있는 회사의 이름을 지어주는 작명소들도 섞여 있었습니다.  시대가 바뀌어 미아리 고개의 점성촌은 이제 추억 속으로 사라지고 있지만 작명 서비스는 인터넷으로 옮겨가 여전히 많은 사람들이 이용하고 있다고 합니다. 1991년에 출판된 이우람 작가의 “누가 이름을 함부로 짓는가”라는 책에서는 우리가 무심코 부르는 이름의 소리에는 엄청난 에네르기가 작용하여 그 기운에 따라 본인의 운명이 만들어진다고 소개하고 있습니다. 이러한 이론이 실제 과학적으로 얼마나 입증된것인지 알 수 없습니다만 평생 사용할 사람의 이름을 결정하는 일은 예나 지금이나 중요한 일임에는 틀림 없을 것입니다.  비즈니스를 처음 시작하거나 새로운 상품 또는 서비스를 시장에 선보이는 사업가들도 이름을 정할 때 많은 고민을 하실 것입니다. 비즈니스 세계에서 이름은 간판이 되고, 명함이 되고, 광고가 되고 상품의 표지가 됩니다. 또 해당 업체의 얼굴이 되고 전화를 걸면 처음 들려오는 소리가 됩니다. 너무 흔한 이름이면 동종 업계의 경쟁사와 식별력이 없습니다. 발음하기 어려우면 쉽게 기억할 수 없습니다. 눈에 잘 띄고부르기 쉬우며 판매하는 상품 또는 서비스와 연관이 있으면 좋은 이름이라 할 수 있습니다. 여기에 더해 창업자의 비젼과 가치관까지 담고 있으면 금상첨화일 것입니다.  시각적으로 미려한 로고를 선택하든, 보통 명사를 선택하든, 또는 지역 이름과 결합된 이름을 선택하든 개개인의 자유지만 이를 상업적으로 사용할 때에는 반드시 따라야 할 법적 규제가 있고 의무도 있음을 명심하셔야 합니다.  많은 분들이 혼동하시는 개념 중에 회사명/법인명 (company name)과 상호 (business name), 그리고상표 (trade mark)가 있습니다.  이들 모두 법적으로 의미가 다르며 적용되는 법률도 다릅니다. Business Names Registration Act 2011 (Cth)에 의하면 호주에서 상호 (business name)를 등록하지 않고 사업을 영위하는 업체는 $3,300의벌금형에 처해집니다. 단 개인 사업자의 경우 개인의 이름, 법인 사업자의 경우 법인의 이름을 해당 업체의 상호로 사용하는 경우 상호 등록의 의무가 면제됩니다. 여기서 주의하실 점은 상호를 등록했다 하더라도 그 이름에 대해 법적 권리가 주어지는 것은 아니라는 것입니다. 다시 말해 본인이 등록한 상호와 동일 또는 유사한 상호를 경쟁업체가 사용하더라도 이를 제재하기가 어렵습니다. 이를 위해서는 해당 상호를 상표로 등록해야 합니다.  반대로 본인이 사용하는 상호가 동종의 상품 또는 서비스와 관련하여 타인이 이미 상표로 등록해놓았다면 Trade Marks Act 1995 (Cth)에 의거 상표 침해 행위에 해당할 수도 있습니다. 또한, 비즈니스에 사용하는 표장이 원산지 사칭, 상품 출처의 오인, 소비자 오도 및 기만을 야기시키는 행위에 해당되면 Australian Consumer Law 에 의거 처벌을 받을 수 있습니다.  ASIC에 상호 등록만 하면 아무 문제 없는 것으로 생각하고 사업을 운영하시다가 어느날 느닷없이 상표권자로부터 경고장을 받고 찾아오시는 의뢰인들이 있습니다. 수개월 또는 수년간 공연히 사용해오던 상호를 하루 아침에 바꿔야 하는 상황이 오면 매우 괴로울 것입니다. 의미 있고 멋진 이름을 비즈니스에 사용하는 것도 중요하지만 법적으로 문제가 발생하지 않도록 철저한 사전 조사 수행하고 가능하면 상표 등록을 하실 것을 권해드립니다.