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호주법원, 인공지능이 특허의 발명자가 될 수 없음을 확인 - Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62
2021년 7월 호주 연방법원은 인공지능 (AI)도 호주 특허의 발명자가 될 수 있다는 획기적인 판결을 내린 바 있습니다(당사 홈페이지 2021년 9월 17일 칼럼 참조). 이에 호주 특허청은 곧바로 Full Court of the Federal Court of Australia 에 항소를 하였고, 2022년 4월, 재판부는 1심의 결정을 만장일치로 뒤집고 인공지능의 발명자 자격을 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 항소 배경 인공지능을 발명자로 인정한 연방법원의 판결에 불복하여 항소한 호주 특허청은1심 단독 재판부인 비치 판사가 특허법 제 15조를 잘못 해석했다고 주장하며, ‘발명자’는 반드시 개인 특허 신청인 혹은 소유자여야 한다고 강조하였습니다. 비치판사는 해당 특허법 조항에 명시된 ‘발명자’라는 용어가 넓은 의미인 ‘agent’로 해석될 수 있기 때문에 발명자는 인간이 아닌 기계도 될 수 있다고 판시하였으나 호주 특허청은 이 해석에 동의하지 않는다고 주장하였습니다. 항소법원의 판결 2022년 4월 13일 Full Court of the Federal Court는 비치 판사의 1심 판결을 만장일치로 뒤집고 특허청의 손을 들어주면서, 인공지능인 ‘다부스’는 호주 특허법 및 규칙 하에서 ‘발명자’로 인정될 수 없다고 판결하였습니다. 이번 판결을 위해 재판석은 기존의 3인 판사 구성이 아닌 5인 판사 (Allsop CJ, Nicholas, Yates, Moshinsky 및 Burlet JJ)로 구성되어 이번 항소심 판결이 호주 사회에 끼칠 영향이 얼마나 큰지 보여주었습니다. Full Court of the Federal Court는 이번 판결을 내리는 과정에서 특허법의 성문법적 표현, 구조 및 역사와 해당 법률의 정책 목표 및 하위 규칙들을 폭넓게 고려했다고 밝혔습니다. 법원은 특허법 제 15조 및 개정 전의 동일 조항(특허법 1936 제 34(1)조)이 특허권이 직간접적으로 파생하는 ‘실질적인 발명자’의 존재를 반드시 필요로 한다고 보고, 법적으로 인정하는 법인격을 가진 자연인인 사람만이 특허의 ‘발명자’가 될 수 있다는 결론을 내렸습니다. 이와 유사하게 특허규칙 제 3.2C(2)(aa)조에 따르면, 특허 협력 조약(워싱턴, 1970년 6월 19일)(PCT) 하의 특허 출원 신청자는 반드시 해당 특허 출원 대상인 발명을 진행한 ‘발명자’의 이름을 제공해야 한다는 것도 고려대상이었습니다. 따라서, 특허규칙 제3.2C(2)(aa) 하에서의 ‘발명자’와 ‘발명’에 대한 참조는 특허법과 동일한 의미를 가진다는 특허청의 주장이 인정되었고, 이에 따라 ‘다부스’는 ‘발명자’로 등재될 수 없다고 판시하였습니다. 법률 해석 특허법 제 15조에 근거하여 네 종류의 법적 개인이 발명 특허권을 부여받을 수 있는데, 제 15조 1항 (b), (c) 그리고 (d) 는 각각 특허 당사자가 ‘사람’ 발명자로서의 자격을 획득한 뒤에 특허 부여가 가능한 것으로 해석될 수 있습니다. Full Court of the Federal Court에 따르면, ‘발명자’라는 용어에 대한 근본적 법률 해석 원칙은 인공지능 시스템에 의해 고안된 발명이 특허권을 받지 못한다는 것을 의미하지는 않고, 단지 특허권 신청을 위해서는 ‘사람’인 발명자가 명시되어야 한다는 것입니다. 결과적으로 이번 판결은 사람이 아닌 작가(예를 들어, 컴퓨터 코드 등)가 만든 저작물을 보호하지 않는 호주 저작권법의 입장과 동일한 선상에 있는 것으로 볼 수 있습니다. 시사점 항소심 판결 후, 인공지능 ‘다부스’를 만든 Thaler박사는 연방법원의 결정에 항소하기 위해 연방 대법원 (High Court)에 special leave를 신청했지만, 3명의 판사로 구성된 High court재판부는 11월 11일 이 항소신청을 기각함으로써 ‘사람이 아닌 인공지능이 발명자가 될 수 있는가’라는 오랜 논쟁에 ‘아니오’라는 대답으로 종지부를 찍었습니다. 하지만, 연방 대법원은 좀 더 적절한 케이스로 이 주제에 대해 다시 다루어볼 기회가 있기를 소망한다며 여지를 남기기도 했습니다. 산업계에서 점차 인공지능의 활용이 늘어나고 있고 이 사건처럼 인공지능 스스로가 발명을 하는 것이 가능해진 상황이지만, 호주에서는 아직까지는 인간이 직접 고안해 낸 발명만이 특허로써 보호를 받을 수 있다는 것을 확인한 판례라고 할 수 있습니다. 작성도움: 곽민정 변호사 면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.
지식재산
2021/22 호주의 지식재산권 출원 동향
호주 지식재산청 (IP Australia)은 매년, 지난 한해 호주에서 출원 및 등록된 지식재산권 건수를 집계한 호주 지식재산 보고서를 발행해 오고 있다. COVID-19 팬더믹 시대에 호주 내 신기술 및 신제품 개발, 창업 활동이 얼마나 활발히 이루어지고 있는지를 들여다볼 수 있기 때문에 이 보고서는 호주 경제 활동의 중요한 참고자료라고 할 수 있다. 2022년 4월 발간된 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)에 의하면 지난해 호주 내 특허, 상표, 디자인의 출원건수는 역대 가장 높은 수치를 기록하였다. 특허분야에서는 원격 업무 및 커뮤니케이션 관련 기술 출원의 증가가 눈에 띄며, 상표 및 디자인과 관련해서는 팬데믹 이후 주요 업무형태로 자리 잡은 재택근무의 영향으로 거주공간의 개선을 위한 장비분야 및 가정용품 관련 디자인 및 브랜드확보 활동이 증가하였다. 특허, 상표, 디자인 각 분야별로 출원동향을 살펴보면 다음과 같다. □ 호주 특허 출원동향 지난해 호주 특허 출원건수는 총31,397건으로 전년도 대비 약 11%가 증가한 사상 최대치를 기록하였다. 지난 2014~2020년 사이의 더딘 증가율을 고려하면 2021년의 특허 출원건수 증가치는 괄목할 만한데, COVID-19 팬데믹으로 주춤했던 전년도 실적에서 크게 반등하였다. 이 중 특허 협력 조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)을 통해 출원된 건수는 전체 출원 중 약 72% (23,371건)를 기록하였고, 호주 특허청에 직접 출원(Direct Application)된 건수는 약 28%인 8,164건으로 집계되었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) 전체 특허 출원 건수 중 여전히 외국인(Non-resident)에 의해 출원된 비율이 91%(29,401건)로 절대 다수를 차지한 반면 호주 내국인(Resident)에 의한 출원건수 비율은 9%(2,996건)에 그쳐 전년에도 여전히 외국인 주도의 특허권 확보 활동이 이어졌음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) 특허를 출원한 외국인의 거주 국가를 살펴보면, 미국이14,582건으로 전체의 45%를 차지하면서 전년대비 11% 가 증가하였고, 중국(2,358건), 일본(1,546건), 독일(1,400건) 그리고 영국 (1,386건)이 그 뒤를 이었다. 중국은 예년과 다름없이 다출원 국가 2위에 이름을 올렸지만 그 증가세가 확연히 꺾였는데 아무래도 호주와 중국 간 정치적 긴장과 무역분쟁의 여파가 영향을 미친 것으로 보인다. 다출원 외국기업 순위 5위 안에는 LG전자, 오포 (Guangdong Oppo Mobile Telecommunications), 화웨이, 네슬레, 애플이 들었으며, 전년도와 동일하게 5순위 안에 든 나머지 4개사와 달리, 네슬레(Nestle SA)는 2020년에 순위 안에 있던 퀄컴을 밀어내고 새롭게 이름을 올렸다는 점에서 눈에 띈다. 또한, LG전자가 총 259건으로 호주기업과 외국기업 통틀어 전체 특허 출원건수 1위를 차지한 사실도 주목할 만하다. 호주 내 다출원기업 순위에서는 도박게임기 제조사인 아리스토크라트 (Aristocrat)가 예년에 이어 1위를 지켰고, 호주 최대 연구기관인 씨에스아이알오(CSIRO), UNSW 대학의 산업협력 기관인 뉴사우스웨일즈 이노베이션 (New South Innovations), 의료기기 업체인 레스매드 (ResMed), 그리고 주방기기 및 커피머신 제조업체인 브레빌 (Breville)이 순서대로 5위 안에 랭크되었다. 호주내 특허 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) 팬데믹의 영향으로 인해 의약품 (Pharmaceuticals) 분야의 특허 출원이 무려 27%나 증가한 3,982건으로 집계되었으며, 의료기술 (Medical Technology) 분야 또한 3,912건으로 전년대비 6% 증가하였다. 또한 생명과학 (Biotechnology) 분야의 특허 출원 건수도 3,120건으로 9% 증가를 기록하였고 그밖에 유기정밀화학 (Organic Fine Chemistry)과 컴퓨터 기술(Computer technologies) 분야도 각각 1%, 27%씩 증가하였다. □ 호주 상표 출원동향 2021년 호주 상표 총 출원건수는 88,725건으로 전년도 대비 약 9%가 증가하였다. 이 중 내국인의 출원 건수가 3% 증가한 53,339건을 기록하였고 외국인의 출원 건수도 18% 증가한 35,386건을 기록하였다. 팬데믹으로 인해 호주 경제가 30년만에 처음으로 침체될 것이라는 우려를 불식하기라도 하듯이, 상표 출원 건수는 2020년에 전년 대비 8% 증가에 이어 2021년에도 전년대비 9%의 증가를 보였는데 이는 호주에서 새로운 브랜드 런칭 및 창업활동이 지속적으로 증가하고 있다는 점을 시사한다. 빅토리아주와 노던 테리토리 주를 제외한 타 주/준주에서 전체적으로 상표 출원건수가 증가하였으며, 시드니가 속한 뉴사우스웨일스주 (19,287 건)와 멜번이 속한 빅토리아주 (15,915건) 거주자 출원이 나란히 1, 2위를 차지하고 있어 여전히 이 두 개 주에서 가장 경제활동이 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) 상표 다출원 국가로는 특허와 마찬가지로 미국(11,128건)과 중국(5,597건)이 나란히 1, 2위를 차지하였고 그 뒤를 영국(2,615건), 독일(1,921) 그리고 뉴질랜드(1,329건) 순으로 글로벌 탑2 국가와 영연방 국가들이 호주 내 브랜드 권리 확보에 공을 들였음을 알 수 있다. 미국인의 출원이 25% 상승하여 최근 증가세가 주춤한 중국인의 자리를 채운것으로 분석된다. 상표권 등록시 필수로 지정되어야 하는 상품/서비스 분류를 살펴보면, 전자기기, 휴대폰 등이 속한 제9류(16,352건), 광고·도소매업 등이 속한 제35류(16,192건), 교육·컨설팅·엔터테인먼트 분야가 속한 제41류(3,120 건), 과학기술 서비스 등이 속한 제 42류(1,840건), 의류 등이 속한 제 25류(1,799건)가 순서대로 1위에서 5위를 차지하였다. 또한 주방기기가 속한 제21류 및 통신분야인 제38류의 지정 건수가 각각 25%씩 대폭 증가하여 재택근무 트렌드를 반영한 신제품/서비스의 출시가 증가하고 있음을 짐작할 수 있다. 호주내 상표 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 호주 기업 중 다출원 상위 5개사에는 아리스토크라트 (Aristocrat Technologies Australia), 엔디버그룹 (Endeavour Group), 콜스 (Coles Group), 알디 (Aldi Foods), 사우스콥브랜드 (Southcorp Brands)가 이름을 올렸다. 외국 기업 중에서는 글랙소(Glaxo Group), 애플(Apple), 노바티스 (Novartis AG), 삼성전자, 필립모리스 (Philip Morris Products)가 각각 1위에서 5위에 랭크되었다. □ 호주 디자인 출원동향 2021년 호주 내 디자인 출원 건수는 전년 대비 약13% 상승한 8,110건으로 역대 최대치를 기록하여, 2019년과 2020년에 각각 5%와 4%씩 감소한 것을 모두 만회하면서 대폭 반등하였다. 지난해 디자인 출원건수의 증가는 전적으로 외국인이 주도하였는데 외국인의 출원건수는 5,516건으로 21% 증가하였고, 이에 반해 내국인의 출원건수는 2,595건으로 전년대비 1% 감소하였다. 로카르노 분류법에 의한 개별 산업분야별로는 운송기기 등이 속한 제12류, 통신장비 등이 속한 제14류, 의료 및 실험실 장비 등이 속한 제24류, 포장용기 등이 속한 제9류 등이 다출원 디자인으로 확인되었다. 순위권 내에 들지는 않았지만 조명장비 분야가 속한 제26류에서 39%, 그리고 기계류가 속한 제15류에서 25%의 급격한 출원건수 증가세가 눈에 띄었다. 외국인 다출원 국가는 미국 (2,024건), 중국 (783건), 영국 (287건), 독일(264건) 그리고 일본 (241건) 순이었고, 미국인에 의한 출원은 9% 증가한 반면 중국인의 출원건수는 61%의 증가율을 기록하였다. 호주에서 작년 한해 중국인의 특허와 상표 출원 활동이 상대적으로 부진했던 것에 반해, 디자인 출원이 급증한 점이 짚어볼 만한 대목이다. 다출원인 순위에서 호주 국내 기업으로는 패션사인 짐머만웨어(Zimmermann Wear)가 1위, 외국 기업 중에서는 필립스(Koninklijke Philips)가 1위에 올랐고 그 뒤를 샤오미(Beijing Xiaomi Mobile Software)가 이었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) □ 시사점 지난해 호주 내 지식재산권 출원건수의 괄목한 만한 증가는 호주 경제가 COVID-19팬데믹 위기상황을 나름의 방식으로 잘 극복해 나가고 있으며 외국인들에게도 호주가 매력적인 시장으로 인식되어 지속적인 투자와 관심이 이어진다는 방증이다. 수치상으로만 본다면 팬데믹 이전의 증가세를 완전히 회복하여 특허, 상표, 디자인 출원 건수 모두 사상 최고치를 기록하였다. COVID-19 의 직접적인 영향을 받은 의약품이나 의료기기 뿐만 아니라 원격통신, 사무기기, 가정용품 관련 지식재산권 확보 노력이 급격히 증가하였다는 점은 최근 산업지형이 어떻게 변화하고 있는지 읽을 수 있는 대목이다. 미국과 중국의 경우 전년도와 마찬가지로 특허, 상표, 디자인 전 분야에서 호주 내 다출원 국가순 1, 2위를 차지하였는데, 한풀 꺾인 중국기업의 증가세를 미국기업이 되찾은 모양새이다. 호주와 중국 간 정치적인 긴장상태와 무역분쟁의 여파가 중국기업들의 호주 내 지식재산권 확보 노력에 제동을 걸었고, 일반적으로 지식재산권 확보가 기업이 해당 국가에 진출하기2-3년 전에 이루어지는 것을 감안한다면 향후 호주와 중국 간 통상지형에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 마지막으로, 호주 내 전체 특허 출원건수에서 LG전자가 1위를 차지한 점과 삼성전자가 전체 상표 출원건수에서 매년 꾸준히 상위 5개사에 이름을 올렸다는 점은 고무적인 일이며, 앞으로도 많은 한국 기업들의 활발한 호주 진출과 지속적인 지식재산권 확보 활동을 기대한다.
지식재산
호주 연방 정권 교체와 최근 호주 지식재산권 출원 동향
올해 5월에 치러진 호주연방 총선에서 호주 노동당이 승리하며 9년만에 정권 교체가 이루어졌습니다. 알바니지 신임 총리는 선거결과가 발표되자마자 미국, 일본, 인도로 이루어진 쿼드 미팅 참석을 시작으로, 전쟁중인 우크라이나 방문에 이어 최근에는 북대서양조약기구 (NATO) 정상회의와 태평양 도서 포럼(Pacific Islands Forum)에 연이어 참가하는 등 활발한 외교활동을 펼치고 있습니다. 알바니지 총리는 기후 변화에 대응하여 호주의 천연자원에 대한 의존도를 낮추기 위한 정책을 세우면서 해외 여러 나라들과 적극적인 협력을 모색하고 있습니다. 지속가능한 에너지 공급을 위해서는 혁신적인 기술개발이 필수적으로 수반되어야 하기 때문에 자연스럽게 지식재산 분야가 중요한 관심사로 부상하고 있습니다. 최근 호주 정부는 2021/22년 지식재산권 출원동향을 발표하였는데 지식재산에 대한 사회적 관심이 증가한 만큼 이번 발표 내용에도 세간의 이목이 집중되었습니다. 괄목할 만한 변화는 코로나 팬더믹의 영향으로 제약/의약품 관련 특허와 연구개발등 관련 상표권 출원이 증가한 점입니다. 이번 통계 결과를 특허와 상표, 디자인으로 나누어 살펴보면 다음과 같습니다. 호주에서는 작년 한해동안 약 32,000건의 특허 출원이 있었습니다. 예년과 마찬가지로 90% 이상의 출원건들이 호주 외 국가에 거주하는 해외 발명자들에 의해 출원되었고 국가별로 분류하면 미국, 중국, 일본, 독일, 영국 순으로 큰 비중을 차지하였습니다. 기업별로는 중국 회사인 오포와 화웨이를 포함하여 한국의 LG 전자, 스위스의 네슬레, 미국의 애플이 다출원인 상위 5개사에 랭크되었습니다. 산업별로는 제약, 의료공학, 생명공학, 유기정밀화학, 컴퓨터공학 분야에서 많은 수의 특허 확보 노력이 있었던 것으로 분석됩니다. 브랜드에 대한 권리인 상표권은 지난해 호주에서 총 88,000 건의 출원이 있었고 앞서 살펴 본 특허와는 상이하게 60% 이상의 건들이 호주 내국인에 의해 출원된 것으로 드러났습니다. 최다 상표 출원인 중 해외 기업으로는 글랙소, 애플, 노바티스, 필립모리스, 삼성전자가 이름을 올렸고, 호주 기업중에서는 도박게임기 제조사인 아리스토크라트 테크놀로지를 비롯, 앤데버, 콜스, 알디, 사우스코프 등이 상위 5개사에 랭크되었습니다. 상표 출원시 지정해야 하는 품목별로 살펴보면, 제9류 (전자 제품), 25류 (의류), 35류(광고업), 41류 (교육업), 42류 (과학기술 서비스업) 순서로 인기가 있었음을 알 수 있습니다. 산업 디자인에 대한 출원은 특허와 마찬가지로 해외 기업들이 호주 내 권리확보 활동을 주도하였는데, 필립스, 샤오미, 애플, 피셔앤페이켈 등의 회사가 다출원인 상위에 이름을 올렸습니다. 호주 기업중에는 짐머맨웨어, 피닉스인더스킬, 벌리 프라퍼티, 프랭크, 위드 진 등의 회사가 디자인 확보 노력에 적극적이었던 것으로 집계되었습니다. 호주에서 지식재산권 분야는 매년 성장하고 있으며 전세계적으로 첨단 기술이나 브랜드 등 무형 재산의 중요성이 날로 커지고 있는 만큼 앞으로도 권리확보가 치열해질 것으로 예상됩니다. 특히 이번 연방 총선에서 기후변화에 대한 보다 적극적인 대처를 요구해왔던 녹색당과 무소속 의원들의 약진이 두드러졌고, 정권을 탈환한 노동당 또한 기존의 원자재 위주의 산업구조에서 친환경 및 기술주도 산업으로의 전환을 꾀하는 만큼, 앞으로 정부가 그 동력이 되는 지식재산에 대한 정책을 어떻게 펼쳐 나갈지 귀추가 주목됩니다. 면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.
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2022년 시행 개정 호주 디자인법 주요내용
2022년 3월 10일자로 발효된 호주 디자인법 (Designs Act 2003 (Cth))은 그동안 업계에서 꾸준히 요구되어 온 신규성 상실의 예외 주장제도를 도입하고 전용실시권자에게도 소 제기 권한을 부여하는 등 전체적으로 융통성있는 방향으로 개정되었다는 평가를 받고 있습니다. 주요 개정 사항은 아래와 같습니다. 디자인 신규성 상실의 예외 주장제도 도입 그동안 호주에서는 디자인에 대한 신규성 상실의 예외 주장이 불가능하여 출원 전 디자인이 공지되었을 경우 신규성을 상실하게 되어 구제받을 방법이 없었습니다. 하지만 이번 개정법을 통해 출원 전 디자인이 공지되었다 하더라도 해당 공지일로부터 12개월 이내 출원이 이루어지고 신규성 상실 예외주장을 거친다면 심사시 해당 디자인이 우선일 전 공지되지 않은 것으로 간주하도록 변경되었습니다. 새롭게 도입된 신규성 상실 예외주장을 하기 위해서는 해당 디자인의 공지가 반드시 2022년 3월 10일 또는 그 이후에 이루어지고, 출원일은 해당 공지일로부터 12개월 이내가 되어야 합니다. 적법한 공지의 주체는 디자이너, 출원인 또는 해당 등록디자인에 권리가 있는 자 모두 해당되어 이 혜택의 누릴 수 있지만, 외국의 지식재산청 또는 WIPO 사무국에 의해 공지된 디자인의 경우 신규성 상실 예외주장을 할 수 없습니다. 또한, 해당 디자인의 공지가 반드시 호주 내에서 발생할 필요는 없고, 호주 외 국가나 또는 온라인 플랫폼을 통한 공지 모두 대상이 됩니다. 신규성 상실 예외주장을 위해서는 출원과 동시에 또는 심사단계에서 적합한 선언서를 제출해야 합니다. 선 사용자의 침해면제 신규성 상실의 예외 주장제도가 도입됨에 따라 이 제도를 활용해 등록된 디자인의 우선일 이전 이미 해당 디자인을 사용했던 제3자는 디자인 침해의 예외로 인정되어야 할 필요성이 있습니다. 따라서, 개정법에서는 위와 같은 선 사용자의 침해 예외를 명문화했습니다. 이는 신규성 상실의 예외 주장제도를 이용하는 디자인등록출원인과 제3자의 선사용자의 이해관계를 균형있게 조절하기 위함이고, 출원인이 신규성 상실의 예외 주장제도를 최대로 이용하기 위해 공지일로부터 12개월 직전까지 출원을 지연시키는 것을 지양하도록 하기 위한 것입니다. 선의의 침해자의 책임 경감 호주 디자인은 출원 후 등록되기 전까지는 비공개 상태를 유지하기 때문에 이 비공개 기간동안 제3자의 디자인 사용이 있었다면 추후 출원디자인의 등록 후 본의아니게 등록디자인의 권리를 침해한 상황에 놓이게 됩니다. 이에 대한 구제방안으로 침해자가 디자인 사용당시 출원인의 디자인 출원 여부를 인지하지 못했고 이를 알 수 있는 합리적인 수단도 없었으며, 디자인 등록 여부를 확인하기 위한 적절한 조치를 취했다는 것을 증명한다면 ‘선의의 침해자’로 인정받아 법원으로부터 배상금 지급 면제 또는 감면 등을 받을 수 있도록 입법화되었습니다. 전용실시권자에 침해의 소 제기 권한 부여 개정법 이전 호주에서는 디자인 침해 소송은 디자인등록권자만이 제기할 수 있었습니다. 상당수의 호주 디자인등록권자가 호주 외 국가에 거주하고 호주 내 전용실시권자의 요청에 의해 호주에서 소를 제기하는 것을 꺼려하는 경우가 많아 호주 내 전용실시권자의 권리 보호가 시급한 실정이었습니다. 이번 법 개정을 통해 디자인 전용실시권자에게도 침해의 소 제기 권한을 부여하여 침해상황 발생시 등록권자의 개입없이 단독으로도 권리행사가 가능해졌습니다. 디자인 공개요청 옵션 삭제 및 자동 방식심사 개시 호주 디자인의 등록출원시 기존에는 ‘등록요청’과 ‘공개요청’ 중 선택하도록 되어 있었습니다. ‘공개요청’은 해당 디자인의 등록은 원하지 않으면서 디자인을 고의로 특허청 공보에 공지시켜 추후 제3자의 동일 또는 유사한 디자인 또는 특허출원시 등록을 막도록 하는 방어적 용도였습니다. 하지만 이 공개요청 옵션이 실제 사용되는 사례가 극히 적었고 개인 출원인에게 용어관련 혼동을 주어 이번 개정법에서는 폐지되었습니다. 또한 기존에는 출원일로부터 6개월 안에 디자인의 ‘등록요청’이 없었을 경우 해당 출원이 자동으로 소멸처분되었으나 이번 개정법을 통해 6개월 동안 출원인으로부터 ‘등록요청’이 없을 경우 자동으로 방식심사가 개시되도록 변경되었습니다. 등록갱신 유예기간 내 권리 존속 인정 디자인 존속기간 만료 후 갱신료를 납부할 수 있는 6개월의 유예기간 동안 디자인권의 존속여부가 불분명하다는 지적에 따라, 유예기간 내 갱신료가 납부될 경우 디자인권이 존속됨을 명문화시켜 해당 기간 내 침해가 발생했을 경우 권리행사가 가능함이 명확해졌습니다. 침해 판단 테스트 완화 호주에서 디자인 침해 판단시 법원에서는 해당 물품과 관련된 ‘informed user’(정통한 사용자) 관점에서 디자인의 동일성과 전체관찰시 본질적 유사성을 판단해왔습니다. 하지만 ‘informed user’라는 단어는 반드시 해당 디자인 물품을 사용해 본 사람으로 국한된다는 지적에 따라, 개정법에서는 실제로 해당 사용해 본 사람일 필요는 없고 해당물품에 ‘familiar person’ (친숙한 자)로 용어가 변경되어 테스트 기준이 완화되었습니다. 본 테스트 조항은 상기 다른 개정조항과 달리 2021년 9월 11일부로 이미 발효되었습니다. 작성일: 2022년3월 20일 면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.
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호주의 특허권 존속기간연장관련 새로운 산정기준을 제시한 판례
호주의 특허권 존속기간연장관련 새로운 산정기준을 제시한 판례 - Ono Pharmaceutical Co, Ltd v Commissioner of Patents [2021] FCA 643 요약 · Ono Pharmaceutical 사 (‘Ono사’)의 호주 특허출원 제2011203119호의 성분은 타사의 암치료제인 ‘KEYTRUDA’와 Ono사의 치료제인 ’OPDIVO’ 모두 적용됨. · KEYTRUDA와 OPDIVO 모두 호주 식약청의 승인을 받았으나 타사 제품인 KEYTRUDA의 승인일이 Ono사의 OPDIVO보다 앞섬. · 연장되는 존속기간을 극대화하기 위해 Ono사는 위 두 제품 모두를 근거로 호주 특허청에 특허존속기간연장(PTE)을 신청했으나 특허청은 식약청 승인일이 앞선 KEYTRUDA를 기준으로 존손기간연장을 결정함. · Ono사는 이에 불복해 호주 연방 법원에 제소하였고, 법원은 Ono사의 손을 들어 존손기간연장관련 기간산정시 제3자의 제품에 대한 식약청 승인일이 아닌 특허권자의 자신의 제품 승인일 기준으로 산정되어야 한다고 판시함. 사건 배경 여타 국가와 마찬가지로 호주 특허법에서도 당국의 의약품 승인과정에서의 지체를 이유로 신청시 특허권 존속기간을 최대 5년까지 연장해주고 있습니다. 충족되어야 하는 요건은 다음과 같습니다. · 의약물질은 반드시 특허를 통해 실질적으로 공개되어야 하며 특허청구범위에 포함된 것이어야 함 · 해당 의약물질을 포함하거나 해당 의약물질로 구성되는 제품들은 반드시 호주식약청 TGA의 데이터베이스인 ARTG에 포함되어야 함 · 해당 물질의 특허 출원일로부터 첫 규제 승인일까지 최소 5년이상이 소요되어야 함 Ono Pharmaceutical Co, Ltd v Commissioner of Patents [2021] FCA 643사건에서 Ono사의 호주 특허출원 제 2011203119호는 PD-1에 결합하는 모노클론항체 관련된 특허로 Ono사의 자체 제품인 ‘OPDIVO’와 타사의 제품인 ‘KEYTRUDA’에 모두 적용되었습니다. 두 제품 모두 TGA의 승인을 받았으나 타사 제품인 KEYTRUDA가 Ono사 제품인 OPDIVO보다 약 9개월 빠른 2015년4월16일 승인을 받았습니다. Ono사는 존속기간연장을 극대화하기 위해 두 제품 모두를 근거로 호주 특허청에 존속기간연장을 신청했습니다. Ono사의 선호안은 당연히 TGA 승인일이 더 늦은 자사의 OPDIVO제품의 승인일을 기준으로 최장의 존속기간연장을 받는 것이었습니다. 그러나 호주 특허청은 KEYTRUDA가 특허 대상인 모노클론항체에 대한 특허 연장 등록 출원의 대상이 되는 첫 의약품이라는 점을 이유로 존속기간연장을 KEYTRUDA의 TGA 승인일 기준으로 산정하여 결정하였습니다. 호주 연방법원의 판결 Ono사는 이에 불복하여 연방법원에 제소하였고 법원은 호주 특허청의 결정을 뒤집고 호주특허청에 Ono사 제품인 OPDIVO의 TGA승인일 기준으로 다시 기간산정을 하라고 주문했습니다. 사건을 주재한 Beach 판사는 특허청이 관련 법 조문을 ‘지나치게 문자 그대로의 해석했다’면서 특허권 존속기간연장제도의 주 목적은 특허권자에게 일어난 손실보상임을 상기시켰습니다. 즉, 의약품 관련 당국의 승인지연으로 초래되는 독점기간 단축에 대한 피해를 보상해주는 것이기 때문에 이에 맞춰 관련 조문을 유연하게 해석할 필요가 있다고 밝혔습니다. 이러한 유연한 접근을 할 경우 특허법 77조 해석시 기간연장 산정의 기준이 되는 당국의 승인일을 특허권자 자신의 제품 최초 승인일로 보아야 한다는 것이 법원의 입장이었습니다. 그렇지 않을 경우 특허권자가 당국에서 승인되는 모든 제품들을 모니터링하며 그 중에 자신의 특허와 관련된 제품이 승인되는지 일일이 확인해야 하므로 이 또한 명백히 터무니없고 비합리적이라는 Ono사의 주장에 동의했습니다. 시사점 이 판결로 인해 호주의 의약품 특허권자는 관련 특허물질이 적용된 타사 제품이 먼저 TGA의 승인을 받았더라도 뒤늦게 승인을 받은 자사 제품의 승인일 기준으로 특허권 존속기간연장을 신청할 수 있게 되었습니다. 또한, 호주 ARTG 데이터베이스 상의 타사 제품들을 지속적으로 모니터링해야 하는 부담에서도 벗어날 것으로 보입니다. 다만, 이 판결에서는 특허권자와 상업적 관련이 있는 라이센시나 스폰서의 제품이 먼저 TGA의 승인을 받았을 경우 이를 기간산정 기준과 관련하여 최초의 승인일로 볼 수 있는지에서는 명확히 다루지 않았습니다. 연방 법원의 이같은 판결은 호주 특허청의 오래된 관행에 반하는 것으로, 특허청은 이에 항소한 상태입니다. 면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.
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새롭게 도입되는 호주 인터넷 au도메인과 관리 규칙
국제적인 도메인인 .com과 함께 호주에서 널리 사용되고 있는 ‘.com.au’, ‘.net.au’ 또는 ‘org.au’ 등과 같은 호주 도메인은 ‘auDA(.au Domain Administration Ltd)’라는 기관에서 관리 및 감독을 하고 있습니다. 도메인 이름은 인터넷에서 ‘CrazyDomains’나 ‘GoDaddy’ 같은 대행 사이트를 통해 손쉽게 등록할 수 있기 때문에 ‘auDA’가 나름 엄격한 관리 규칙을 가지고 도메인의 등록 감독 및 관리를 하고 있다는 것을 모르시는 분이 많습니다. 예를 들어, 호주에 설립된 회사나 비지니스, 호주에서 영업이 허가된 외국 회사, 호주 상표의 출원인 또는 등록권자에게 호주 도메인의 등록 자격을 부여하며, 도메인 이름 또한 신청인의 법인명, 상호, 상표명과 밀접한 관련이 있어야 한다는 규칙 등입니다. 등록 자격이 없거나 등록된 도메인 이름이 등록인과 무관한 이름으로 이루어져 있을 경우 규칙 위반으로 ‘auDA’에 의해 언제라도 등록이 취소되거나 정지될 수 있습니다. 2021년 4월 auDA는 한층 강화된 개정 규칙을 발표했는데, 새로운 규칙 하에서는 등록할 수 있는 도메인 이름의 범위가 협소해졌고 도메인 등록권자가 제3자에게 도메인 이름을 라이선스 하거나 임대하는 것 또한 금지되었습니다. 가장 눈에 띄는 사항으로는, 호주에 등록한 상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 등록할 경우 기존에는 어느 정도 상표와 유사한 이름에 대해 도메인 이름 등록이 가능했던 반면, 개정 규칙 하에서는 반드시 동일한 단어를 사용해야 합니다. 예를 들어, 호주 특허청에 ‘Beauty & Beast Salon’을 상표로 등록했을 경우 호주 도메인 이름으로 ‘beautybeastsalon.com.au’는 등록이 가능한 반면 축약된 형태 (bbsalon.com.au 등)나 다른 단어와 혼합시 (beautybestsalon.com.au 등) 규칙 위반이 될 수 있습니다. 교회나 스포츠 클럽, 자선 단체에서 많이 사용하는 ‘.org.au’ 도메인의 경우도 기존에는 법적으로 설립되지 않은 비법인 단체(unincorporated association)도 이 도메인 사용이 가능했던 반면, 개정 규칙 하에서는 반드시 ‘ACNC (Australian Charities and Not for Profit Commission)’에 등록된 단체에게만 등록 자격을 부여하게 되었습니다. 또한, 기존에는 도메인의 등록권자가 도메인을 직접 사용하지 않고 제3자에게 라이선스를 주는 것이 허용되었지만, 개정 규칙 하에서는 투명성 제고를 위해 제3자 라이센스를 전면 금지시켜 도메인 등록권자만이 해당 도메인 이름을 사용한 웹사이트를 운영하도록 하였습니다. 마지막으로 ‘auDA’에 새롭게 도입된 불만 처리 규칙에 따르면, 도메인 이름 등록권자가 ‘auDA’의 관리 규칙을 위반하였을 경우 누구나 ‘auDA’를 통해 해당 도메인 이름의 취소를 요청할 수 있고 이를 처리하는 체계적인 프로세스가 정립되었습니다. 과거에는 도메인 이름에 대해 불만 또는 분쟁이 있을 경우 법원 소송 또는 도메인 중재 절차를 거쳐야 했던 반면, 앞으로는 새로운 불만 처리 프로세스 하에 처리가 가능한 사안의 경우 보다 효율적이고 낮은 비용으로 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됩니다. ‘auDA’의 개정 규칙은 2021년 4월 12일 이후 등록되거나, 갱신, 양도된 호주 도메인 이름에 모두 적용됩니다. 본의 아니게 규칙을 위반한 것으로 판단되어 오랫동안 사용해 왔던 웹사이트 주소를 더 이상 사용할 수 없게 되거나 나아가 경쟁사에 빼앗기게 되는 일이 발생하지 않도록 현재 보유하고 있는 도메인 이름이 새로운 규칙에 부합되는 지 확인할 필요가 있을 것입니다. 강화된 도메인 개정 규칙과 더불어 내년에는 호주 최초로 ‘.au’ 도메인이 도입됩니다. 예를 들어, adidas.com.au 를 보유하고 있을 경우 adidas.au 도메인을 추가로 등록해서 사용할 수 있습니다. 해외에 본사를 둔 회사 중 호주에 법인 또는 지사가 있는 회사가 일단 많이 사용할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, toyota.com.au 에 추가로 toyota.au 를 등록함으로써 호주에서 영업중인 회사임을 나타낼 수 있습니다. .au 도메인은 2022년 3월 24일부터 신청이 가능하며, 기존 ‘.com.au’도메인을 보유하고 있을 경우 동일한 이름이나 새로운 이름으로 .au 도메인을 등록할 수 있습니다. ‘.com.au’에 비해 새로운 ‘.au’도메인은 훨씬 간편한 방법으로 등록이 가능합니다. 새로운 ‘.au’ 도메인의 등록자가 되기 위해서는 (i) 호주 시민 혹은 영주권자, (ii) 호주 기업법 Corporations Act 2001 (Cth) 에 따라 등록된 기업, (iii) 호주 기업법 상 ARBN을 보유한 외국 기업 또는 (iv) ABN을 보유한 개인 혹은 기업이어야 합니다. 이외에 등록자가 호주 상표권을 보유하고 있고 관련 도메인 이름이 해당 상표명과 정확하게 일치할 경우에도 자격 기준이 충족될 수 있습니다. 새로운 도메인에 대한 신청은 2022년 3월 24일부터 시작되며, 해당 날짜로부터 6개월동안 기존의 ‘.com.au’ 도메인 등록자들은 ‘우선순위 (Priority Status)’ 신청을 통해 기존에 보유하고 있는 도메인 주소와 동일한 명칭으로 새로운 ‘.au’ 도메인을 우선적으로 등록할 수 있습니다. 해당 6개월동안 등록이 되지 않은 도메인들은 선착순으로 누구나 등록이 가능하도록 대중에 공개됩니다. 만일 여러명이 같은 도메인 이름으로 우선순위등록을 신청하고 당사자 간 합의가 되지 않을 경우, ‘auDA’가 개입하여 나름의 기준을 근거로 누가 해당 도메인을 소유하게 될지 결정을 내리게 될 것입니다. 따라서, 현재 ‘.com.au’ 등의 도메인을 소유하고 있다면, 내년 3월 24일부터 시작되는 우선 순위 신청을 통해 동일한 이름의 ‘.au’도메인을 선점함으로써 경쟁사 또는 전혀 상관없는 업체가 내 사업체명으로 이루어진 도메인을 소유하는 일을 방지할 수 있을 것입니다. 호주에서 사업을 하시는 분이라면 누구나 도메인의 신청 및 관리에 대한 변동사항과 새로운 도메인의 신청 방법을 숙지할 필요가 있으며 도메인 관련 문제가 발생할 경우 지식재산권법 전문가의 조언을 구하시기를 추천드립니다. 작성일: 2021년 11월 25일 면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.