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호주법원, 인공지능이 특허의 발명자가 될 수 없음을 확인 - Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62
2021년 7월 호주 연방법원은 인공지능 (AI)도 호주 특허의 발명자가 될 수 있다는 획기적인 판결을 내린 바 있습니다(당사 홈페이지 2021년 9월 17일 칼럼 참조). 이에 호주 특허청은 곧바로 Full Court of the Federal Court of Australia 에 항소를 하였고, 2022년 4월, 재판부는 1심의 결정을 만장일치로 뒤집고 인공지능의 발명자 자격을 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 항소 배경 인공지능을 발명자로 인정한 연방법원의 판결에 불복하여 항소한 호주 특허청은1심 단독 재판부인 비치 판사가 특허법 제 15조를 잘못 해석했다고 주장하며, ‘발명자’는 반드시 개인 특허 신청인 혹은 소유자여야 한다고 강조하였습니다. 비치판사는 해당 특허법 조항에 명시된 ‘발명자’라는 용어가 넓은 의미인 ‘agent’로 해석될 수 있기 때문에 발명자는 인간이 아닌 기계도 될 수 있다고 판시하였으나 호주 특허청은 이 해석에 동의하지 않는다고 주장하였습니다. 항소법원의 판결 2022년 4월 13일 Full Court of the Federal Court는 비치 판사의 1심 판결을 만장일치로 뒤집고 특허청의 손을 들어주면서, 인공지능인 ‘다부스’는 호주 특허법 및 규칙 하에서 ‘발명자’로 인정될 수 없다고 판결하였습니다. 이번 판결을 위해 재판석은 기존의 3인 판사 구성이 아닌 5인 판사 (Allsop CJ, Nicholas, Yates, Moshinsky 및 Burlet JJ)로 구성되어 이번 항소심 판결이 호주 사회에 끼칠 영향이 얼마나 큰지 보여주었습니다. Full Court of the Federal Court는 이번 판결을 내리는 과정에서 특허법의 성문법적 표현, 구조 및 역사와 해당 법률의 정책 목표 및 하위 규칙들을 폭넓게 고려했다고 밝혔습니다. 법원은 특허법 제 15조 및 개정 전의 동일 조항(특허법 1936 제 34(1)조)이 특허권이 직간접적으로 파생하는 ‘실질적인 발명자’의 존재를 반드시 필요로 한다고 보고, 법적으로 인정하는 법인격을 가진 자연인인 사람만이 특허의 ‘발명자’가 될 수 있다는 결론을 내렸습니다. 이와 유사하게 특허규칙 제 3.2C(2)(aa)조에 따르면, 특허 협력 조약(워싱턴, 1970년 6월 19일)(PCT) 하의 특허 출원 신청자는 반드시 해당 특허 출원 대상인 발명을 진행한 ‘발명자’의 이름을 제공해야 한다는 것도 고려대상이었습니다. 따라서, 특허규칙 제3.2C(2)(aa) 하에서의 ‘발명자’와 ‘발명’에 대한 참조는 특허법과 동일한 의미를 가진다는 특허청의 주장이 인정되었고, 이에 따라 ‘다부스’는 ‘발명자’로 등재될 수 없다고 판시하였습니다. 법률 해석 특허법 제 15조에 근거하여 네 종류의 법적 개인이 발명 특허권을 부여받을 수 있는데, 제 15조 1항 (b), (c) 그리고 (d) 는 각각 특허 당사자가 ‘사람’ 발명자로서의 자격을 획득한 뒤에 특허 부여가 가능한 것으로 해석될 수 있습니다. Full Court of the Federal Court에 따르면, ‘발명자’라는 용어에 대한 근본적 법률 해석 원칙은 인공지능 시스템에 의해 고안된 발명이 특허권을 받지 못한다는 것을 의미하지는 않고, 단지 특허권 신청을 위해서는 ‘사람’인 발명자가 명시되어야 한다는 것입니다. 결과적으로 이번 판결은 사람이 아닌 작가(예를 들어, 컴퓨터 코드 등)가 만든 저작물을 보호하지 않는 호주 저작권법의 입장과 동일한 선상에 있는 것으로 볼 수 있습니다. 시사점 항소심 판결 후, 인공지능 ‘다부스’를 만든 Thaler박사는 연방법원의 결정에 항소하기 위해 연방 대법원 (High Court)에 special leave를 신청했지만, 3명의 판사로 구성된 High court재판부는 11월 11일 이 항소신청을 기각함으로써 ‘사람이 아닌 인공지능이 발명자가 될 수 있는가’라는 오랜 논쟁에 ‘아니오’라는 대답으로 종지부를 찍었습니다. 하지만, 연방 대법원은 좀 더 적절한 케이스로 이 주제에 대해 다시 다루어볼 기회가 있기를 소망한다며 여지를 남기기도 했습니다. 산업계에서 점차 인공지능의 활용이 늘어나고 있고 이 사건처럼 인공지능 스스로가 발명을 하는 것이 가능해진 상황이지만, 호주에서는 아직까지는 인간이 직접 고안해 낸 발명만이 특허로써 보호를 받을 수 있다는 것을 확인한 판례라고 할 수 있습니다. 작성도움: 곽민정 변호사 면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.
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2021/22 호주의 지식재산권 출원 동향
호주 지식재산청 (IP Australia)은 매년, 지난 한해 호주에서 출원 및 등록된 지식재산권 건수를 집계한 호주 지식재산 보고서를 발행해 오고 있다. COVID-19 팬더믹 시대에 호주 내 신기술 및 신제품 개발, 창업 활동이 얼마나 활발히 이루어지고 있는지를 들여다볼 수 있기 때문에 이 보고서는 호주 경제 활동의 중요한 참고자료라고 할 수 있다. 2022년 4월 발간된 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)에 의하면 지난해 호주 내 특허, 상표, 디자인의 출원건수는 역대 가장 높은 수치를 기록하였다. 특허분야에서는 원격 업무 및 커뮤니케이션 관련 기술 출원의 증가가 눈에 띄며, 상표 및 디자인과 관련해서는 팬데믹 이후 주요 업무형태로 자리 잡은 재택근무의 영향으로 거주공간의 개선을 위한 장비분야 및 가정용품 관련 디자인 및 브랜드확보 활동이 증가하였다. 특허, 상표, 디자인 각 분야별로 출원동향을 살펴보면 다음과 같다. □ 호주 특허 출원동향 지난해 호주 특허 출원건수는 총31,397건으로 전년도 대비 약 11%가 증가한 사상 최대치를 기록하였다. 지난 2014~2020년 사이의 더딘 증가율을 고려하면 2021년의 특허 출원건수 증가치는 괄목할 만한데, COVID-19 팬데믹으로 주춤했던 전년도 실적에서 크게 반등하였다. 이 중 특허 협력 조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)을 통해 출원된 건수는 전체 출원 중 약 72% (23,371건)를 기록하였고, 호주 특허청에 직접 출원(Direct Application)된 건수는 약 28%인 8,164건으로 집계되었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) 전체 특허 출원 건수 중 여전히 외국인(Non-resident)에 의해 출원된 비율이 91%(29,401건)로 절대 다수를 차지한 반면 호주 내국인(Resident)에 의한 출원건수 비율은 9%(2,996건)에 그쳐 전년에도 여전히 외국인 주도의 특허권 확보 활동이 이어졌음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) 특허를 출원한 외국인의 거주 국가를 살펴보면, 미국이14,582건으로 전체의 45%를 차지하면서 전년대비 11% 가 증가하였고, 중국(2,358건), 일본(1,546건), 독일(1,400건) 그리고 영국 (1,386건)이 그 뒤를 이었다. 중국은 예년과 다름없이 다출원 국가 2위에 이름을 올렸지만 그 증가세가 확연히 꺾였는데 아무래도 호주와 중국 간 정치적 긴장과 무역분쟁의 여파가 영향을 미친 것으로 보인다. 다출원 외국기업 순위 5위 안에는 LG전자, 오포 (Guangdong Oppo Mobile Telecommunications), 화웨이, 네슬레, 애플이 들었으며, 전년도와 동일하게 5순위 안에 든 나머지 4개사와 달리, 네슬레(Nestle SA)는 2020년에 순위 안에 있던 퀄컴을 밀어내고 새롭게 이름을 올렸다는 점에서 눈에 띈다. 또한, LG전자가 총 259건으로 호주기업과 외국기업 통틀어 전체 특허 출원건수 1위를 차지한 사실도 주목할 만하다. 호주 내 다출원기업 순위에서는 도박게임기 제조사인 아리스토크라트 (Aristocrat)가 예년에 이어 1위를 지켰고, 호주 최대 연구기관인 씨에스아이알오(CSIRO), UNSW 대학의 산업협력 기관인 뉴사우스웨일즈 이노베이션 (New South Innovations), 의료기기 업체인 레스매드 (ResMed), 그리고 주방기기 및 커피머신 제조업체인 브레빌 (Breville)이 순서대로 5위 안에 랭크되었다. 호주내 특허 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) 팬데믹의 영향으로 인해 의약품 (Pharmaceuticals) 분야의 특허 출원이 무려 27%나 증가한 3,982건으로 집계되었으며, 의료기술 (Medical Technology) 분야 또한 3,912건으로 전년대비 6% 증가하였다. 또한 생명과학 (Biotechnology) 분야의 특허 출원 건수도 3,120건으로 9% 증가를 기록하였고 그밖에 유기정밀화학 (Organic Fine Chemistry)과 컴퓨터 기술(Computer technologies) 분야도 각각 1%, 27%씩 증가하였다. □ 호주 상표 출원동향 2021년 호주 상표 총 출원건수는 88,725건으로 전년도 대비 약 9%가 증가하였다. 이 중 내국인의 출원 건수가 3% 증가한 53,339건을 기록하였고 외국인의 출원 건수도 18% 증가한 35,386건을 기록하였다. 팬데믹으로 인해 호주 경제가 30년만에 처음으로 침체될 것이라는 우려를 불식하기라도 하듯이, 상표 출원 건수는 2020년에 전년 대비 8% 증가에 이어 2021년에도 전년대비 9%의 증가를 보였는데 이는 호주에서 새로운 브랜드 런칭 및 창업활동이 지속적으로 증가하고 있다는 점을 시사한다. 빅토리아주와 노던 테리토리 주를 제외한 타 주/준주에서 전체적으로 상표 출원건수가 증가하였으며, 시드니가 속한 뉴사우스웨일스주 (19,287 건)와 멜번이 속한 빅토리아주 (15,915건) 거주자 출원이 나란히 1, 2위를 차지하고 있어 여전히 이 두 개 주에서 가장 경제활동이 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) 상표 다출원 국가로는 특허와 마찬가지로 미국(11,128건)과 중국(5,597건)이 나란히 1, 2위를 차지하였고 그 뒤를 영국(2,615건), 독일(1,921) 그리고 뉴질랜드(1,329건) 순으로 글로벌 탑2 국가와 영연방 국가들이 호주 내 브랜드 권리 확보에 공을 들였음을 알 수 있다. 미국인의 출원이 25% 상승하여 최근 증가세가 주춤한 중국인의 자리를 채운것으로 분석된다. 상표권 등록시 필수로 지정되어야 하는 상품/서비스 분류를 살펴보면, 전자기기, 휴대폰 등이 속한 제9류(16,352건), 광고·도소매업 등이 속한 제35류(16,192건), 교육·컨설팅·엔터테인먼트 분야가 속한 제41류(3,120 건), 과학기술 서비스 등이 속한 제 42류(1,840건), 의류 등이 속한 제 25류(1,799건)가 순서대로 1위에서 5위를 차지하였다. 또한 주방기기가 속한 제21류 및 통신분야인 제38류의 지정 건수가 각각 25%씩 대폭 증가하여 재택근무 트렌드를 반영한 신제품/서비스의 출시가 증가하고 있음을 짐작할 수 있다. 호주내 상표 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 호주 기업 중 다출원 상위 5개사에는 아리스토크라트 (Aristocrat Technologies Australia), 엔디버그룹 (Endeavour Group), 콜스 (Coles Group), 알디 (Aldi Foods), 사우스콥브랜드 (Southcorp Brands)가 이름을 올렸다. 외국 기업 중에서는 글랙소(Glaxo Group), 애플(Apple), 노바티스 (Novartis AG), 삼성전자, 필립모리스 (Philip Morris Products)가 각각 1위에서 5위에 랭크되었다. □ 호주 디자인 출원동향 2021년 호주 내 디자인 출원 건수는 전년 대비 약13% 상승한 8,110건으로 역대 최대치를 기록하여, 2019년과 2020년에 각각 5%와 4%씩 감소한 것을 모두 만회하면서 대폭 반등하였다. 지난해 디자인 출원건수의 증가는 전적으로 외국인이 주도하였는데 외국인의 출원건수는 5,516건으로 21% 증가하였고, 이에 반해 내국인의 출원건수는 2,595건으로 전년대비 1% 감소하였다. 로카르노 분류법에 의한 개별 산업분야별로는 운송기기 등이 속한 제12류, 통신장비 등이 속한 제14류, 의료 및 실험실 장비 등이 속한 제24류, 포장용기 등이 속한 제9류 등이 다출원 디자인으로 확인되었다. 순위권 내에 들지는 않았지만 조명장비 분야가 속한 제26류에서 39%, 그리고 기계류가 속한 제15류에서 25%의 급격한 출원건수 증가세가 눈에 띄었다. 외국인 다출원 국가는 미국 (2,024건), 중국 (783건), 영국 (287건), 독일(264건) 그리고 일본 (241건) 순이었고, 미국인에 의한 출원은 9% 증가한 반면 중국인의 출원건수는 61%의 증가율을 기록하였다. 호주에서 작년 한해 중국인의 특허와 상표 출원 활동이 상대적으로 부진했던 것에 반해, 디자인 출원이 급증한 점이 짚어볼 만한 대목이다. 다출원인 순위에서 호주 국내 기업으로는 패션사인 짐머만웨어(Zimmermann Wear)가 1위, 외국 기업 중에서는 필립스(Koninklijke Philips)가 1위에 올랐고 그 뒤를 샤오미(Beijing Xiaomi Mobile Software)가 이었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022) □ 시사점 지난해 호주 내 지식재산권 출원건수의 괄목한 만한 증가는 호주 경제가 COVID-19팬데믹 위기상황을 나름의 방식으로 잘 극복해 나가고 있으며 외국인들에게도 호주가 매력적인 시장으로 인식되어 지속적인 투자와 관심이 이어진다는 방증이다. 수치상으로만 본다면 팬데믹 이전의 증가세를 완전히 회복하여 특허, 상표, 디자인 출원 건수 모두 사상 최고치를 기록하였다. COVID-19 의 직접적인 영향을 받은 의약품이나 의료기기 뿐만 아니라 원격통신, 사무기기, 가정용품 관련 지식재산권 확보 노력이 급격히 증가하였다는 점은 최근 산업지형이 어떻게 변화하고 있는지 읽을 수 있는 대목이다. 미국과 중국의 경우 전년도와 마찬가지로 특허, 상표, 디자인 전 분야에서 호주 내 다출원 국가순 1, 2위를 차지하였는데, 한풀 꺾인 중국기업의 증가세를 미국기업이 되찾은 모양새이다. 호주와 중국 간 정치적인 긴장상태와 무역분쟁의 여파가 중국기업들의 호주 내 지식재산권 확보 노력에 제동을 걸었고, 일반적으로 지식재산권 확보가 기업이 해당 국가에 진출하기2-3년 전에 이루어지는 것을 감안한다면 향후 호주와 중국 간 통상지형에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 마지막으로, 호주 내 전체 특허 출원건수에서 LG전자가 1위를 차지한 점과 삼성전자가 전체 상표 출원건수에서 매년 꾸준히 상위 5개사에 이름을 올렸다는 점은 고무적인 일이며, 앞으로도 많은 한국 기업들의 활발한 호주 진출과 지속적인 지식재산권 확보 활동을 기대한다.
지식재산
호주 연방 정권 교체와 최근 호주 지식재산권 출원 동향
올해 5월에 치러진 호주연방 총선에서 호주 노동당이 승리하며 9년만에 정권 교체가 이루어졌습니다. 알바니지 신임 총리는 선거결과가 발표되자마자 미국, 일본, 인도로 이루어진 쿼드 미팅 참석을 시작으로, 전쟁중인 우크라이나 방문에 이어 최근에는 북대서양조약기구 (NATO) 정상회의와 태평양 도서 포럼(Pacific Islands Forum)에 연이어 참가하는 등 활발한 외교활동을 펼치고 있습니다. 알바니지 총리는 기후 변화에 대응하여 호주의 천연자원에 대한 의존도를 낮추기 위한 정책을 세우면서 해외 여러 나라들과 적극적인 협력을 모색하고 있습니다. 지속가능한 에너지 공급을 위해서는 혁신적인 기술개발이 필수적으로 수반되어야 하기 때문에 자연스럽게 지식재산 분야가 중요한 관심사로 부상하고 있습니다. 최근 호주 정부는 2021/22년 지식재산권 출원동향을 발표하였는데 지식재산에 대한 사회적 관심이 증가한 만큼 이번 발표 내용에도 세간의 이목이 집중되었습니다. 괄목할 만한 변화는 코로나 팬더믹의 영향으로 제약/의약품 관련 특허와 연구개발등 관련 상표권 출원이 증가한 점입니다. 이번 통계 결과를 특허와 상표, 디자인으로 나누어 살펴보면 다음과 같습니다. 호주에서는 작년 한해동안 약 32,000건의 특허 출원이 있었습니다. 예년과 마찬가지로 90% 이상의 출원건들이 호주 외 국가에 거주하는 해외 발명자들에 의해 출원되었고 국가별로 분류하면 미국, 중국, 일본, 독일, 영국 순으로 큰 비중을 차지하였습니다. 기업별로는 중국 회사인 오포와 화웨이를 포함하여 한국의 LG 전자, 스위스의 네슬레, 미국의 애플이 다출원인 상위 5개사에 랭크되었습니다. 산업별로는 제약, 의료공학, 생명공학, 유기정밀화학, 컴퓨터공학 분야에서 많은 수의 특허 확보 노력이 있었던 것으로 분석됩니다. 브랜드에 대한 권리인 상표권은 지난해 호주에서 총 88,000 건의 출원이 있었고 앞서 살펴 본 특허와는 상이하게 60% 이상의 건들이 호주 내국인에 의해 출원된 것으로 드러났습니다. 최다 상표 출원인 중 해외 기업으로는 글랙소, 애플, 노바티스, 필립모리스, 삼성전자가 이름을 올렸고, 호주 기업중에서는 도박게임기 제조사인 아리스토크라트 테크놀로지를 비롯, 앤데버, 콜스, 알디, 사우스코프 등이 상위 5개사에 랭크되었습니다. 상표 출원시 지정해야 하는 품목별로 살펴보면, 제9류 (전자 제품), 25류 (의류), 35류(광고업), 41류 (교육업), 42류 (과학기술 서비스업) 순서로 인기가 있었음을 알 수 있습니다. 산업 디자인에 대한 출원은 특허와 마찬가지로 해외 기업들이 호주 내 권리확보 활동을 주도하였는데, 필립스, 샤오미, 애플, 피셔앤페이켈 등의 회사가 다출원인 상위에 이름을 올렸습니다. 호주 기업중에는 짐머맨웨어, 피닉스인더스킬, 벌리 프라퍼티, 프랭크, 위드 진 등의 회사가 디자인 확보 노력에 적극적이었던 것으로 집계되었습니다. 호주에서 지식재산권 분야는 매년 성장하고 있으며 전세계적으로 첨단 기술이나 브랜드 등 무형 재산의 중요성이 날로 커지고 있는 만큼 앞으로도 권리확보가 치열해질 것으로 예상됩니다. 특히 이번 연방 총선에서 기후변화에 대한 보다 적극적인 대처를 요구해왔던 녹색당과 무소속 의원들의 약진이 두드러졌고, 정권을 탈환한 노동당 또한 기존의 원자재 위주의 산업구조에서 친환경 및 기술주도 산업으로의 전환을 꾀하는 만큼, 앞으로 정부가 그 동력이 되는 지식재산에 대한 정책을 어떻게 펼쳐 나갈지 귀추가 주목됩니다. 면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.
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2021 호주의 지식재산권 출원 동향
2021년 4월, 호주 지식재산청(IP Australia)은 지난 한 해 동안 호주에 출원된 특허, 상표, 디자인, 식물 품종보호권 등 지식재산권 출원/등록건수를 집계한 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)을 발간했다. 지식재산권 출원은 신기술, 신제품 개발, 창업 등과 밀접한 관련이 있고 통상 1-3년 정도 선행해서 이루어 진다는 점을 감안할 때, 출원동향의 변화는 향후 경기 예측의 바로미터로 해석될 수 있다. COVID-19 팬데믹의 여파와 세계 경기의 위축으로 특허 및 디자인 출원건수는 각각 2%와 4% 감소한 반면, 상표출원은 반대로 8%나 눈에 띄게 증가하였다. 특허, 상표, 디자인 각 권리별 출원동향은 다음과 같다. □ 호주 특허 출원동향 지난해 총 호주 특허 출원건수는 29,293건으로 전년도 대비 약 2%가 감소하였다. 하지만 여전히 10년 연평균 수치와 비교시 견고한 수준을 유지하고 있다. 이 중 특허 협력 조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)을 통해 출원된 건수는 전년보다 1% 증가하여 전체 출원 중 약 72% (21,129건)를 기록한 반면, 호주 특허청에 직접 출원(Direct Application)된 건수는 전년도보다 8%가 하락한 8,164건으로 집계되었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 전체 출원 건수 중 외국인(Non-resident)에 의해 출원된 비율이 92%(26,894건)로 절대 다수를 차지하고 있는 반면, 호주 내국인(Resident)에 의한 출원건수 비율은 8%(2,399건)에 불과하여, 여전히 외국인 주도의 특허 확보 활동이 대세를 이루고 있음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 특허 다출원 외국 국가로는 미국이13,122건으로 전체의 45%를 차지하며 부동의 1위를 고수하였고, 중국(2,358건), 일본(1,643건), 독일(1,344건) 그리고 영국 (1,253건)이 뒤를 이었다. 중국인의 특허 출원 건수가 작년대비 25% 증가하여 전체 출원건수 중 8%를 차지하면서 2년 연속 다출원 국가 2위에 이름을 올린 점이 특히 주목할 만한 점이라고 할 수 있다. 다출원 외국기업 순위 5위 안에는 오포(Guangdong Oppo Mobile Telecommunications), LG전자, 화웨이(Huawei), 애플(Apple Inc) 그리고 퀄컴(Qualcomm)이 이름을 올렸는데 모두 테크 기업이라는 공통점이 눈에 띈다. 호주기업 중 다출원기업 상위 기업들에는 도박게임기 제조사인 아리스토크라트(Aristocrat)가 예년에 이어 1위를 지켰고, 호주 최대 연구기관인 씨에스아이알오(CSIRO), 주방기기 및 커피머신 제조업체인 브레빌(Breville), 시드니대학(The University of Sydney)과 모나쉬대학(Monash University)이 각각 순서대로 랭크되었다. 산업 분야별로는 의료기술(Medical Technology) 분야가 3,701 건으로 1위를 기록했으며, 코로나의 여파로 인해, 의약품(Pharmaceuticals) 분야 특허출원이 무려 21%나 증가했다. 아울러, 생명과학(Biotechnology) 분야의 특허출원건수도 4% 증가를 기록했다. 이와는 대조적으로, 유기정밀화학(Organic Fine Chemistry)과 토목공학 분야는 각각 1%, 12%씩 감소가 있었다. 호주내 특허 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 2021년 8월 25일 기준으로 혁신특허 (innovation patent) (한국의 구 실용신안무심사 제도와 유사)가 폐지(신규 출원은 금지되지만 기존에 출원/등록된 혁신특허는 유지)됨에 따라 혁신특허의 폐지 전에 출원하여 등록받고자 하는 움직임이 부쩍 많아졌다. 혁신특허 출원건수는 전년 대비 2.5배가 증가하면서 총 4,586 건수를 기록했는데, 이 중 외국인의 혁신특허 건수가 3배 이상 증가하였다. 외국인 중에서도 중국과 인도기업들의 혁신특허 출원건수가 폭발적으로 증가했는데, 정식 심사를 통과하지 않고도 특허등록증을 받을 수 있는 장점을 십분 활용하고자 하는 것으로 보인다. □ 호주 상표 출원동향 2020년 총 호주 상표 출원건수는 81,702건으로 전년도 대비 약 8%가 증가하였다. 이 중 호주 내국인의 출원 건수가 17% 증가한 51, 662건을 기록한 반면 외국인의 출원 건수는 4% 감소한 30,040건을 기록하였다. 코로나로 인해 호주 국내 GDP가 작년에 7%나 감소했음에도 불구하고 상표 출원건수는 오히려 증가한 셈인데, 팬데믹 상황에서도 내국인에 의한 새로운 브랜드 런칭 및 신규 사업 창업이 활발했다는 의미로 해석될 수 있다. 노던 테리토리 주를 제외한 다른 호주 지역에서 전반적으로 상표 출원건수가 작년 대비 증가했는데, 다출원인이 거주한 지역은 뉴사우스웨일스주 (18,286 건)와 빅토리아주 (16,105건)로 여전히 시드니와 멜번이 속한 두 개 주에서 활발한 경제 활동이 이루어 지고 있음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 상표 다출원 외국 국가로는 특허와 마찬가지로 미국(8,918건)과 중국(4,815건)이 나란히 1위와 2위에 이름을 올렸고 그 뒤를 영국(2,215건), 독일(1,709건) 그리고 일본 (1,323건)이 차지했다. 다른 국가들의 전년 대비 상표 출원건수가 소폭 하락한 데 반해 일본은 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 지정상품 및 서비스별로 살펴 보면, 전자기기, 휴대폰 등이 속한 제9류(14,130건), 광고·도소매업 등이 속한 제35류(14,370건), 교육·컨설팅·엔터테인먼트 분야가 속한 제41류(10,816 건), 과학기술 서비스 등이 속한 제 42류(9,719건), 의류 등이 속한 제 25류(7,239건)가 상위 1위부터 5위에 올랐다. 특허와 마찬가지로 상표 출원 또한 의약품이 속한 제5류 및10류의 지정 건수가 41% 및 56%로 대폭 증가했지만 상위 5위 안에는 진입하지 못했다. 호주내 상표 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 호주 기업 중 다출원 상위 5개사에는 블루스콥 스틸 (Bluescope Steel), 블루 문 히로(Australia Blue Moon Hero), 아리스토크라트 (Aristocrat Technologies Australia), 콜스(Coles Group), 피나클(Pinnacle Liquor Group)이 이름을 올렸다. 외국 기업 중에서는 화웨이 (Huawei Technologies), 노바티스 (Novartis AG), 애플 (Apple), 아마존 테크놀로지 (Amazon Technologies), 존슨앤존슨 (Johnson & Johnson)이 각각 1위에서 5위까지 랭크되었다. □ 호주 디자인 출원동향 2020년 호주 내 디자인 출원 건수는 전년 대비 약4% 하락한 7,165건을 기록하였는데, 내국인 (-3%) 및 외국인(-5%) 모두 출원건수 하락을 보였다. 로카르노 분류법에 의한 개별 산업분야별로는 운송기기 등이 속한 제12류, 통신장비 등이 속한 제14류, 의료 및 실험실 장비 등이 속한 제24류, 포장용기 등이 속한 제9류 등이 다출원 디자인으로 확인되었다. 전체적으로 호주 내국인들의 출원은 섬유/패션용품에 집중된 반면 외국인들의 출원은 소비자 및 보건기술 관련 디자인에 치중된 것으로 분석되었다. 외국인 다출원 국가 순위로는 미국 (1,853건), 중국 (486건), 영국 (358건), 일본 (262건), 그리고 독일 (220건) 순이었다. 미국이 여전히 순위로는 1위였지만 출원 건수로는11퍼센트나 감소한 반면 중국은 31%, 그리고 영국은 59%나 증가하였다. 다출원인 순위에서는 호주 국내 기업 중 패션사인 짐머만웨어(Zimmermann Wear)가 1위, 외국 기업 중에서는 필립스 (Philips)가 1위에 올랐고 그 뒤를 구글 (Google)이 이었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) □ 시사점 COVID-19 팬데믹으로 인한 경제 활동 위축으로 호주 내 지식재산권 출원건수의 약세가 어느 정도 예상되었지만 하락폭이 그다지 크지 않아 비교적 선방을 했다는 평가이다. 오히려 호주 내 상표 출원건수, 특히 내국인의 출원 건수는 대폭 증가하였고, 이것은 내수 경제 활성화의 신호탄으로 볼 수 있어 고무할 만한 일이다. 특허, 상표, 디자인 전 분야에 걸쳐 의약품, 레저, 아웃도어 제품 관련 건수가 늘어난 것은 비단 호주만의 일로 볼 수는 없고 코로나 사태로 인한 전세계적인 산업지형 변화와도 맥을 같이 한다고 볼 수 있다. 특허의 경우 2021년 8월 혁신특허 제도의 폐지가 예정되어 있는 관계로 폐지 전 출원러쉬가 계속되고 있고 특히 중국과 인도 기업들이 앞다투어 출원하고 있는 양상이다. 미국과 중국의 경우 전년도와 마찬가지도 특허, 상표, 디자인 전 분야에서 호주 내 다출원 국가 순위 1위와 2위를 차지했지만 내용면에서는 미국의 경우 건수가 대폭 줄어든 반면 중국은 증가하여 양국 기업의 출원건수 격차가 좁혀 지고 있다. 특히, 중국의 경우 호주에 무역보복을 가하는 등 정치, 경제적으로 호주와 관계가 많이 소원해졌음에도 불구하고 중국 기업들의 호주 내 특허, 상표 확보 활동이 지속적으로 증가하고 있는 점도 흥미롭다. 한국 기업들의 경우 호주 내 의약품, 진단기기, 화장품, 식품 등과 관련한 지식재산권 확보 활동이 꾸준히 증가하는 것으로 보인다. 특히, 최근에는 필자에게 호주 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 위한 상표등록 의뢰 문의가 증가하고 있어 전자상거래 플랫폼을 통한 호주 수출에 관심이 높아지고 있음을 알 수 있다.
지식재산
LG의 롤러블 TV “ROLED” 와 ROLEX 시계 상표
2020년 10월 LG전자는 세계 최초로 돌돌 말리는 65인치 롤러블(Rollable) TV인 ‘LG 시그니처 올레드 R (LG SIGNATURE OLED R)’을 출시했습니다. VVIP 고객을 겨냥해 판매가로 1억원이 책정된 이 초고가 TV는 시청할 때는 화면을 펼쳐주고 시청하지 않을 때는 본체 속으로 화면을 돌돌 말아 넣을 수 있도록 설계되어 있습니다. 디스플레이가 두루마리처럼 말려야 하기 때문에 백라이트(backlight)가 필요없는 올레드 (OLED: 유기발광다이오드)의 강점을 극대화했다는 평가가 있습니다. LG가 이 롤러블 TV를 “ROLED”라는 브랜드로 세계 시장을 진출할 것이라는 소문이 있었습니다. 실제로 LG 측은 LG Display명의로 2년 전 일찌감치 호주에 “ROLED”라는 상표권 등록을 신청해 두었습니다. 하지만 LG Display가 신청한 ROLED 상표권 신청은 스위스의 유명 시계 기업 ROLEX의 반대에 부딪혔습니다. LG의 상표권 신청에 포함된 스마트 워치 (smart watch)가 쟁점이었는데, ROLEX 측은 자사 브랜드의 명성에 비추어보아 ROLED라는 상표가 시계 (손목 시계든 스마트 워치든) 브랜드로 사용될 경우 소비자들을 기만하거나 혼동을 줄 개연성이 높다고 주장했습니다. 이렇게 시작된 분쟁은 1년 간 쌍방의 공방 끝에 결국 스위스 ROLEX의 승리로 끝났습니다 (Rolex SA v LG Display Co Ltd [2020] ATMO 136). 호주 특허청의 심판관은 ROLEX의 국제적 명성은 인정할 만한 수준이며 LG가 신청한 ROLED는 ROLEX와 비교시 끝자리 “D”만 “X”로 바뀐 것일 뿐 나머지 4개의 문자가 동일하다며 충분히 소비자 간의 혼동이 발생할 여지가 있다고 판시했습니다. 공판에서 LG측은 ROLED의 첫 문자 R은 Rollable의 약자이며 유기 발광 다이오드인 OLED와 합성하여 R+OLED로 조어한 것이라며 OLED 제품임을 강조하는 상표라고 주장했습니다. 하지만 심판관은 이 주장을 역으로 이용하여 ROLEX 또한 기술 발전 추이에 따라 전통적인 시계뿐만 아니라 스마트 시계로 진출시 OLED 기술을 활용할 경우, ROLED라는 브랜드를 사용할 개연성이 있다고 해석했습니다. 또한 심판관은 LG측이 알파벳 26글자중 하필 R을 골라 OLED 앞에 붙인 것에 의구심을 표하며 명품 시계 브랜드인 ROLEX의 명성에 편승하고자 하는 의도가 보인다고 덧붙였습니다. 결과적으로 LG가 신청한 ROLED 상표는 스마트 워치 상품을 삭제하고 나머지 TV, 컴퓨터 등에 한해서만 호주에서 등록을 받을 수가 있었습니다. 재미난 사실은 비슷한 시기에 ROLEX가 호주 뿐 아니라 한국에서도 LG를 상대로 동일한 상표권 분쟁을 일으켰었는데 한국의 특허심판원은 반대로 LG의 손을 들어줬습니다. 한국 심판부에 따르면 ROLED와 ROLEX는 앞문자 4개가 동일한 것 외에는 외관이 상이하고 발음도 롤레드/로레드 Vs 롤렉스/로렉스로 확실한 차이가 있다고 지적했습니다. 또한, ROLEX는 명품 시계 브랜드로 이미 소비자에게 널리 알려져 있어 LG가 ROLED라는 스마트 워치를 출시한다고 한들 대중들 사이에 혼동 가능성이 없다고 판단했습니다. 물론 한국의 심판부가 자국 기업에 유리한 판결을 내렸다고 해석할 사람도 있을 수 있겠습니다만 ‘상표의 명성’에 근거한 이의신청 진행시 상반된 결과가 나올 수 있다는 점에서 흥미로운 사건이라 할 수 있습니다. 즉, 한쪽에서는 유명 상표의 명성에 편승한 모방 상표 등록 시도라는 프레임을 씌울 수 있는 반면, 다른 한편에서는 상대의 상표가 너무 유명해서 내가 약간 유사한 상표를 사용한다고 한들 품질과 가격 등에서 월등한 차이가 나기 때문에 소비자들을 기만할 우려가 없다고 주장할 수도 있습니다. 후자의 주장은 실제 명품 브랜드 기업으로부터 침해중지 내용증명을 받았던 저희 의뢰인의 사건에서 제가 활용하여 성공적인 방어를 할 수 있었던 논거이기도 했습니다. 호주에서 창업하거나 새로운 제품을 선보이기 전 상표 등록은 필수적으로 고려해야 할 사항입니다. 상표는 문자, 로고 또는 슬로건 모두 등록이 가능합니다. 아울러, 상표권 등록 신청 전 다른 상표와 유사한지 검토해서 발생할지도 모를 상표권 분쟁을 미연에 방지하는 것이 좋습니다.
지식재산
호주 상표 등록 절차
호주의 지식재산청인 IP Australia (www.ipaustralia.gov.au)와 뉴질랜드 지식재산청인 IPONZ (www.iponz.govt.nz)는 각국의 지식재산권 주무관청입니다. IP Australia와 IPONZ는 출원(등록신청)된 상표의 등록여부를 심사하고 이의신청 절차 등을 처리합니다. 또한, 상표의 갱신, 양도, 취소 등의 관리 업무도 수행합니다. 호주/뉴질랜드의 상표법상 등록 가능한 상표는 문자, 숫자, 도형 또는 이들이 결합된 상표 및 냄새, 소리, 색채 등 특수상표를 포함합니다. 등록상표의 권리 존속기간은 10년이며, 갱신료 납부시 10년 단위로 갱신도 할 수 있습니다. 단, 등록된 상표라도 일정 기간 사용하지 않을 경우 제3자의 신청에 의해 등록이 취소될 수도 있습니다. 상표 출원방식은 마드리드 의정서를 통한 국제상표 등록시 호주/뉴질랜드를 지정하는 방식과 IP Australia/IPONZ에 직접 출원하는 방식 중 선택할 수 있습니다. 상표 출원시 상표가 사용될 특정 상품 또는 서비스를 지정해야 하는데 국제NICE 분류에 따라 제1류~ 45개류 항목 내에 포함시켜야 합니다. 호주 및 뉴질랜드의 상표 등록절차는 대동소이하며 아래와 같습니다 (밑줄 내용은 뉴질랜드에만 적용). 1. 선행상표조사 - 출원 전 동일/유사 상표의 존재 여부를 선행상표 조사를 통해 확인함으로써 침해가능성, 등록가능성 검토. 2. 상표출원 - 출원인의 영문 이름과 주소, 상표의 견본과 지정상품/서비스 - 조약에 의한 우선권 주장시 관련 우선권 내용 - 상표가 영문이 아닐 경우 영어번역문 - 뉴질랜드의 경우 뉴질랜드 내 상표 사용 여부 3. 상표심사 - 출원일로부터 약 4-5개월 소요 (긴급사유로 우선심사 신청 가능) - 뉴질랜드의 경우 출원일로부터 약 3-4주 소요 - 선행상표와의 충돌, 상표의 식별성 등 심사 - 심사결과 거절사유 발견시 1차 심사보고서가 발부되고, 이 거절사유는 15개월 내 극복해야 함. - 뉴질랜드의 경우, 1차 심사보고서 발부일로부터 12개월 내 극복해야 함. - 마드리드 의정서를 통한 호주/뉴질랜드 출원시, 심사보고서가 발부되면 호주/뉴질랜드 내 대리인을 임명해야 답변 가능 4. 출원공고 및 이의신청 - 심사통과시 상표를 공보에 2개월 간 공고 - 뉴질랜드의 경우 3개월 간 공고 - 이 기한 내 이의신청 제기시 별도의 이의신청 절차 진행됨 5. 상표등록 - 이의신청이 없을 경우 상표 등록 완료되며 전자문서 형식(PDF)의 등록증 발급 - 등록상표의 유효기간은 10년 (매 10년마다 갱신 가능) 등록상표의 소유권자에게는 호주 또는 뉴질랜드 내 독점, 배타적 사용권이 부여됩니다. 따라서, 타인의 상표권을 침해하지 않기 위해서는 반드시 호주 또는 뉴질랜드 시장 진출 전 선행상표 검색을 통해 동일,유사한 상표가 존재하는 지 확인하는 것이 중요합니다. 사용하고자 하는 상표가 등록가능할 경우 신속히 출원하여 보호받는 것도 중요합니다. 상표를 등록함으로써 추후 경쟁사의 브랜드 도용, 모방행위를 저지할 수 있고, 호주 또는 뉴질랜드 세관에 등록하여 호주 및 뉴질랜드로 수입되는 상품 중 상표권을 침해하는 경우 압류를 요청할 수 있습니다. 등록된 상표에는 ®심볼을 사용할 수 있어 소비자들에게 독점적으로 보호받는 브랜드 이미지를 심어줄 수 있습니다. 또한, 등록상표는 재산권의 일종으로 명의 변경, 양도, 실시권 허여(라이센싱)가 가능합니다. 끝으로, 은행 또는 투자자에게 자금 유치시, 그리고 정부지원금 신청시 등록상표 여부를 확인하는 경우가 있으므로 호주 및 뉴질랜드를 비롯하여 기타 진출하고자 하는 해외시장에는 사전에 등록을 해 두는 것이 여러모로 유리할 것입니다.