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지식재산
일찍부터 지식재산권의 중요성을 깨달은 기업들은 현재 사용하고 있는 상표들뿐만 아니라 언젠가 사용할지도 모르는 상표 또는 경쟁사가 미리 선점하면 본인들 사업에 장애가 될 것 같은 상표들까지 보험 차원에서 등록해서 보유하는 경향이 있습니다. 이는 상표뿐만 아니라 특허 및 디자인의 영역에서 더욱 두드러지는데, 특히 기술 개발의 속도가 빠르거나 개발의 방향이 어디로 진행될지 모르는 분야에서는 핵심 기술뿐만 아니라 주변 기술, 융합, 복합 기술들을 망라하여 경쟁적으로 지식재산권 확보에 열을 올립니다. 비교적 규모가 큰 기업들은 사내 특허팀을 통해 경쟁사의 지식재산권 출원 동향을 지속적으로 모니터링 합니다만, 대기업들조차도 경쟁사 외 타 업종에 속한 업체들의 지식재산권 확보 동향을 파악하기는 쉽지 않습니다. 이런 이유로 전혀 다른 업종에서 사업을 하는 회사로부터 무시무시한 지식재산권 침해 경고장을 받을 경우 더 당황스럽기 마련입니다. 실제 몇 해전 미국의 통신사인 AT&T가 대형은행인 시티뱅크로부터 “THANKYOU” 상표권을 침해했다며 법원에 침해금지 가처분 소송을 제기했을 때 관련자들의 반응은, 은행이 그러한 상표를 보유하고 있는지조차 몰랐다는 것이었습니다. 사실 시티뱅크는 2004년부터 신용카드업, 리워드 프로그램을 통한 판촉 서비스 등을 지정 서비스로 해서 THANKYOU 관련 상표들을 하나씩 등록해 왔었고 “CITI THANKYOU”, “CITIBUSINESS THANKYOU” 등이 방대한 브랜드 포트폴리오를 구축해오고 있었습니다. 그런데, 통신회사인 AT&T가 “AT&T THANKS”라는 브랜드로 대대적인 마케팅을 펼치니 시티뱅크의 레이더망에 걸린 셈입니다. AT&T 내부에서는 아마도 상표 서치를 제대로 수행하지 않았거나 타 업종인 시티 뱅크의 상표 포트폴리오를 간과했던 게 아닐까 싶습니다. 하지만 가처분 소송의 결과는 의외로 ‘시티뱅크의 패배, AT&T의 승리’로 끝났는데 그 내막을 들여다보면 시티뱅크가 준비를 제대로 못한 채 너무 서둘러 공격에 나선 듯 보입니다. 미국의 상표법상 침해금지 가처분 신청이 인용되기 위해서는 ‘피고의 상표 사용으로 인해 원고에게 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)가 발생함’을, 일견 ‘납득할 만한 수준’에서 증명해야 하는데, 통상 원고 측에서는 소비자에게 혼동 발생 및/또는 그동안 쌓아 온 명성 (reputation)의 실추 등이 있음을 주장합니다. 그런데 이 사건에서 시티뱅크가 제시한 관련 증거는 엉뚱하게도 AT&T의 ‘통신’ 서비스에 불만을 제기한 고객들의 코멘트였고 이는 시티뱅크의 상표권이 있는 지정 서비스, 즉 ‘리워드 프로그램을 통한 판촉 서비스’와는 다소 거리가 먼 것이었습니다. 과거 시티뱅크의 상표 등록 시 이미 두 건의 유사한 선행 상표들이 있었는데 (“UBS PAINEWEBBER THANK YOU”와 “THANK YOU, NEW SOUTH”), 이 선행 상표들을 극복하기 위해 시티뱅크가 특허청 등록 과정에서 자사의 상표는 특별히 카드업과 관련된 판촉 서비스에 한정되어 있다고 주장하며 위기를 넘긴 것이, 몇 년 지나 자신의 발목을 잡은 것입니다. 이 자료를 정보공개 신청을 통해 입수한 AT&T 측은 시티뱅크가 펼쳤던 논리를 역으로 이용했습니다. 첫째로 “AT&T THANKS”라는 상표를 통신업과 관련된 판촉 서비스에 국한해서 사용했으며 둘째로 항상 로고 형태로 사용했기 때문에 시티 뱅크의 상표를 침해하지 않았다는 AT&T의 주장을 법원이 받아들였습니다. 호주에서도 Thank You라는 단어가 들어간 다양한 상표들이 출원 또는 등록되어 있는데, 예를 들어 “THANKQ”, “THANKUBANK”, “THANK GOD YOU’RE HERE”, “THANKS TO YOU” 등 입니다. 그중에서도 아기 기저귀, 음료, 시리얼 등을 판매하는 Thank You Group Pty Ltd라는 회사가 가장 적극적인 것 같습니다. 2014년 시티뱅크가 호주에서도 “THANKYOU FROM CITI”라는 상표를 출원해서 심사를 통과했고, STY.Com Limited이라는 회사도 “SIMPLY THANK YOU”라는 상표를 출원했었는데, 이 두 건 모두 Thank You Group Pty Ltd의 이의신청 시도를 방어한 후 등록할 수 있었습니다. 한국에서도 지난 2002년 구 한빛은행이 우리은행으로 행명을 변경할 당시 은행들 간 상표권 분쟁을 벌인 바 있습니다. 우리은행이 “우리은행”이라는 행명을 독점하고자 특허청에 상표 등록을 시도했을 때, 시중 8개 은행은 연합해서 특허청에 등록무효심판을 신청했고 이후 특허 법원에까지 제소했었습니다. 당시 특허 법원의 판단은 은행업, 신용카드업 등에서 `우리은행' 상표를 등록한 것은 무효라고 판단했지만 재무관리업, 재무상담업, 홈뱅킹업 등에서는 상표 등록이 유효하다고 판단했습니다. 이 사건은 이후 대법원에까지 상고되었는데 대법원은 은행들이 자기 은행을 말할 때 ‘우리 은행’이라고 말하는 관용이 있고, 또 `우리'라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 결과를 초래할 수 있어 우리은행이 등록한 상표는 무효가 되어야 한다고 판시했습니다. 결국 우리은행의 상표 등록은 무위로 끝났지만 그렇다고 우리은행이 행명을 다시 바꿔야 할 필요는 없었습니다. 타인의 상표권을 침해한 것도 아니고 이미 ‘사용에 의한 식별력’을 취득했으므로 한국의 부정경쟁법의 보호를 받을 수 있었기 때문입니다. 면책공고: 본 칼럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers Email: info@hhlaw.com.au Phone: +61 2 9233 1411
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2017년 8월 호주 특허청에는 “무궁생활”이라는 한글 상표가 도매, 소매업 관련하여 출원되었습니다. 출원인 이름은 영문Korea의 약자인 “KR”을 포함한 “MUMUSOKR Co., Ltd” 이고 주소도 서울 종로구의 한 오피스로 되어 있습니다. 이 회사 웹사이트에 올라와 있는 아래 사진에는 “무궁생활” 이라는 한글 간판 아래 한복을 입은 여직원들이 입구에 도열해 있습니다. (좌: 호주 상표번호: 1879558) (우: 무궁생활 매장 전경 출처: mumuso.com) 이 회사는 영락없이 한국 회사처럼 보이는데 사실은 중국 상하이에 본사를 두고 베트남, 필리핀, 태국, 러시아 등지에 수많은 매장을 운영하는 중국 토종 회사입니다. 한류 열풍을 타고 한국산 화장품과 잡화 등이 동남아에서 인기가 끄는 것에 착안하여 한국 회사 행세를 하며 노골적으로 한글로 된 브랜드를 사용하는 것입니다. 간판 뿐만 아니라 이 회사의 많은 제품들에도 한글 표기가 되어 있는데, 의미 보다는 형상 표기에 의의를 두었는지 말도 안되는 표기들이 많습니다. 무궁생활 매장은 시드니 시티에도 개장하여 성업중에 있습니다 (아래 사진 참조). (좌: 무궁생활 시드니 시티점 입구 사진) (우: 스카이마트 로고) 무궁생활 뿐만 아니라 시드니의 Westfield 곳곳에 입점해 있는 “DOMESKY 스카이마트”도 중국 브랜드라고 할 수 있습니다. “한국의 세련된 생활 백화 체인” 이라는 슬로건을 사용하고 있는데, 상표권자는 항저우에 위치한Hangzhou Kaihan Shangmao Co, Ltd라는 회사입니다. (좌: XIMI VOUE 희미성품 로고) (우: 아모레퍼시픽의 일리윤 로고) 또다른 중국 회사는 “XIMI VOUE 희미성품” 이라는 브랜드는 유통을 하고 있는데 일견 아모레 퍼시픽의 화장품 브랜드 일리윤 로고와도 흡사해보입니다. 중국 회사는 한글을 사용하고 한글 회사는 중문으로 된 브랜드를 사용하는 격입니다. 희미성품의 광고물에는 “한국 패션 백화점 연쇄 브랜드 (성실하다)”라는 엉터리 한글 문장이 적혀 있습니다 (아래 사진 참조). 가관인 것은 “무궁생활” 브랜드를 가지고 있는 중국 회사의 이름 “MUMUSO”와 위 “희미성품”의 상표권을 둘러싸고 호주에서 서로 다른 중국 회사들끼리 법적 분쟁중이라는 것입니다. 메이드인 코리아 마케팅이 효과가 있는지 한글상표에 대한 소유권을 두고 중국 회사들끼리 싸움을 하고 있는 형국인 것입니다. 한국인의 입장에서는 외국 회사가 이렇게 “메이드 인 코리아” 마케팅을 벌이는 것에 불편한 느낌을 가질 수 있습니다. 그런데 따지고보면 한국 회사들도 한글보다는 영어로 회사이름과 상표를 가지고 있는 경우가 많아, 중국 회사들의 이런 행태를 비난하는 것이 소위 ‘내로남불’ (내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜) 격이 될 수도 있습니다. 호주에서 운영되고 있는 많은 일식집들이 일본인보다는 한국인들에 의해 운영되고 있는 사실이 오버랩되기도 합니다. 바꿔 생각하면 그만큼 한국의 국격이 올라가고 한국산 품질이 좋아져서 모방을 하는 중국 회사가 많아진다는 것에 뿌듯함을 가질 수도 있습니다. 다만, 이렇게 한글 브랜드를 사용한 매장에서 판매되는 제품들이 실제는 한국산이 아니라 중국이나 동남아에서 제조된 저가 제품들이라 소비자의 오인, 혼동 이슈가 있을 수 있고, 조악한 품질로 인해 실망한 소비자들이 한국산에 대해 안좋은 인식을 가질 우려도 있어 환영할 일은 아닙니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 속한 법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers / Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au / Phone. +61 2 9233 1411
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1980년대 한국 어린이들 사이에서 선풍적인 인기를 끌었던 ‘부루마블’이라는 보드게임이 있었습니다. 원래 영어 이름으로는 ‘Blue Marble’이기 때문에 ‘블루마블’이라고 부르는 것이 맞지만 한국 어린이들이 발음하기 좋게 ‘부루마블’로 공식 이름을 정했다고 합니다. 이 게임은 건축디자이너 출신인 이상배씨가 설립한 씨앗社에서 출시했는데, 네모난 보드판의 네 변을 따라 국가/도시명이 붙은 칸들이 일렬로 배치되어 주사위를 던져서 나온 수만큼 칸 수를 이동해가며 땅 따먹기를 하고 통행세를 받는 게임입니다. 세대가 변함에 따라 보드게임도 이제 모바일 폰 속으로 들어갔는데, 모바일 게임용 보드게임을 출시한 회사는 씨앗社와는 전혀 무관한 넷마블이라는 회사였습니다. 넷마블은 ‘모두의 마블’ 이라는 이름하에 이 게임을 출시해서 누적 매출액이 1조원을 넘길 정도로 대성공을 거두었습니다. <좌: 아이피플스의 ‘부루마블’, 이미지 출처 gam.donga.com/14199> <우: 넷마블의 ‘모두의 마블’, 이미지 출처 namu.wiki> 문제는 이 ‘모두의 마블’이 ‘부루마블’과 매우 유사할 뿐만 아니라 넷마블이 자사 게임을 ‘부루마블의 모바일 버전’이라고 대놓고 광고한 것이었습니다. 씨앗社로부터 ‘부루마블’의 지적재산권을 인수한 아이피플스는 2016년 넷마블을 상대로 한국 법원에서 저작권 침해 및 부정경쟁행위 소송을 제기했습니다. 재판 결과는 의외로 (?) 아이피플스의 완패였는데, 법원은 두 게임이 80%정도 유사하지만 사실 ‘부루마블’도 1935년에 출시되어 전세계적으로 인기를 끈 미국의 ‘모노폴리’ 게임 구성을 차용한 것에 지나지 않는다고 지적했습니다. 또한, ‘모노폴리’에서는 없었던 게임규칙을 새롭게 ‘부루마블’에서는 소개한 것들이 있지만 한국법원에서는 이런 게임 규칙들에는 창작성을 인정할 수 없어 저작권이 없다고 판시했습니다. 나아가, 넷마블이 ‘부루마블’의 인기에 편승해 ‘모두의 마블’을 홍보한 것은 인정되나 이것이 법적으로 불공정한 상거래는 아니라고 판단했습니다. 고개를 약간 갸웃하게 할 수 있는 판결입니다만 어찌되었든 이번 판결로 인해 한국에서 ‘부루마블’ 게임을 베낀 제2, 제3의 게임이 나타나도 별 문제가 안 될 것 같습니다. 한국 게임 업계는 안그래도 중국 업체들이 무분별하게 한국 게임을 베끼고 있는 요즘 추세에 이번 판결이 오히려 한국 게임 산업 보호에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers / Email: info@hhlaw.com.au / Phone: +61 2 9233 1411
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약 1년 6개월 전 프랑스의 국제 샴페인 협회 (Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne) (CIVC)가 ‘샴페인 제인’ (Champagne Jayne)으로 알려진 호주의 와인 카운셀러, 레이첼 포웰 (Rachel Jayne Powell)을 상대로 상표권 소송을 벌인 사건이 있었습니다. 장장 5년간 지속되었던 공방전에서 레이첼 포웰은 파산 직전까지 갔지만 결국 승리를 쟁취하여 호주에서 ‘샴페인 제인’이라는 본인의 상표를 지켜낼 수 있었다는 사례였습니다. 그런데 포웰이 CIVC를 상대로 법정다툼을 벌이고 있던 사이, 멜번을 기반으로 한 카일라 커크패트릭 (Kyla Kirkpatrick) 이라는 또다른 샴페인 전도사가 ‘샴페인 데임’ (Champagne Dame)이라는 별칭으로 호주의 샴페인 홍보, 교육, 판매 시장을 잠식해나가고 있었습니다. ‘데임’은 남자의 Sir에 해당하는, 훈장을 받은 여성을 뜻하는 말이기도 합니다. 2018년 3월4일자 시드니모닝헤럴드 기사에 따르면 커크패트릭은 샴페인 교육가로서 연간 오십만불의 수입을 올렸고 ‘Emperor Champagne’라는 이름으로 온라인 보틀샵을 런칭해 두달만에 이십만불을 벌어들였다고 합니다. 포웰의 입장에서는 이제 막 CIVC를 물리치고 본연의 자리로 돌아와 마음 편히 샴페인 시장을 공략하려던 참에 이번에는 공격자의 입장에서 새로운 분쟁을 일으켜야 하는 상황이 되었습니다. 2018년 초 멜번의 한 샴페인 행사장에서 조우한 포웰과 커크패트릭은 그로부터 한 주 후 포웰에게 발송한 상표권 침해 중지 경고장을 통해 공식적인 분쟁관계로 접어들었습니다. 포웰은 본인이야말로2012년 프랑스에서 호주인 최초로 the Dame Chevalier de L’Ordre des Coteaux de Champagne이라는 메달을 딴 진정한 샴페인 데임이라고 주장합니다. 또한, 커크페트릭이 쓰는 ‘샴페인 데임’이라는 말은 본인이 독점권을 가진 ‘샴페인 제인’이라는 호주 등록상표와 매우 유사하여 커크페트릭이 ‘샴페인 데임’이라는 상호로 영업을 한다면 시장에서의 오인혼동은 피할 수 없다고 덧붙였습니다. 한편, 커크페트릭은 본인의 브랜드인 ‘샴페인 데임’이 포웰의 ‘샴페인 제인’과 전혀 유사하지도 않고 여지껏 샴페인 사업을 하면서 혼동도 없었다고 반박하고 있습니다. 커크페트릭은 샴페인 데임이라는 비지니스 네임을 2014년 7월 등록했고 2016년 3월에는 “Emperor”라는 상표를 출원한 전력이 있지만 등록에는 성공하지 못했습니다. 시기적으로 보면 포웰이 커크페트릭보다 상표 사용일이 앞서지만 ‘샴페인 제인’과 ‘샴페인 데임’이 상표법상 기만적으로 유사한지가 침해 여부 판단의 관건이 될 것 같습니다. 사진 출처 : 아래 각 웹사이트 샴페인 제인 http://champagnejayne.com 샴페인 데임http://www.thechampagnedame.com 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers / Email: info@hhlaw.com.au /Phone: +61 2 9233 1411
