ノエル・キム

ノエル・キム

特別顧問

知的財産法の分野にて、オーストラリア及び海外で14年間に渡る経験を持つ。新規事業の立ち上げや多国籍企業の仕事にも携わってきた。ソウル市立大学校機械工学科卒業、延世大学校法学修士号、シドニー工科大学法学修士課程にて知的財産法を専攻。 ノエルは韓国有数の電話機メーカーでパテント・エンジニア及び企業顧問法律アドバイザーとしての包括的な経験を生かし、特許訴訟、知的財産のライセンスと取得、IPポートフォリオの管理などをアメリカ、日本、中国などの国々で手がけている。 2008年にオーストラリアに移住し、知的財産専門会社での勤務を通じ、オーストラリア国内だけでなく国外の顧客にも知的財産、ドメイン名紛争、インターネット商取引に関してのアドバイスを行ってきた。2016年にH & H Lawyersに特別顧問として入所。 企業顧問法律アドバイザーや法律事務所での豊富な経験と、幅広いネットワークとを生かし、国際的な知的財産保護についてのアドバイスを提供する。

Expertise

Qualifications

  • 弁護士資格 (NSW州最高裁判所)
  • 弁護士資格 (オーストラリア連邦最高裁判所)
  • 商標登録弁理士(IP Australia)

Professional membership / Board positions

  • Law Society of New South Wales
  • City of Sydney Law Society
  • Asian Australian Lawyers Association (AALA)
  • Korean Australian Lawyers Association (KALA)
  • 海外知的財産紛争に関する国立アドバイスセンター

Insights

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知的財産

飲食配達業と商標侵害

オーストラリアでは、かつての食品配達サービスは、比較的不人気なビジネスでした。しかし、今日では、食品配達事業が活況を呈し、配達自転車や車が路上で見られるのが一般的です。とりわけ、Deliveroo、Foodora、UberEatsなどは、オーストラリアで活況を呈する食品配達事業をリードする企業です。彼らは、顧客がウェブサイトやモバイルアプリを介して食べ物を注文すると、配達員が指定された場所から食べ物を拾って配達する方法でサービスを提供しています。これらの取引を通じて、配送サービス会社はレストランとの契約で固定料金を、そして、配達員は配達料金を得るような仕組みです。 競争の激しいこの飲食配達業市場状況ではより多くのレストランを持つことが食品配達サービスの成功の鍵となります。そんな中、自社の益を目的とする事で法的措置に自分自身をさらしている企業もあります。例えば、シカゴ・トリビューン紙に、食品配達会社DoorDashに対して米国のBurger Anticsが起こした訴訟を報道が載ったことが有ります。Burger Anticsの主張によれば、DoorDashが事前の合意、契約もなしにBurger Anticsのロゴとメニューを無断で自社のサイトに乗せ、Burger Antisの配達サービスが利用できるかのような印象を与えていました。Burger Anticsはこの事実をお客さんから冷たい飲食が配達されたとの苦情提起で分かるようになりました。 Doordashは米国で600社以上の飲食店との契約の基、配達員を使い飲食配達業を営んでいる会社で上記のケースは単純な配達遅れによる冷たい飲食配達からなる問題ではなく会社の構造的問題の為に起こったものだったものです。DoorDashの不十分な販売戦略のために、彼らは自社のウェブサイトに契約もない会社のメニューを勝手に載せたり苦情の申し込みがあれば断りもなく勝手にサイトから降ろしたりする慣行の問題で有りました。又、 2015年11月、カリフォルニア州のフランチャイズ、In-N-Outは商標権侵害でDoorDashに対して訴訟を起こした事例も有り、事件は解決されたにもかかわらず、DoorDashはそのケースのために多額の費用を費やしたと推測されます。 オーストラリアで同様のことが起こることも十分予想されます。このような場合には、商標、著作権、消費者法の侵害の可能性に伴う大きな損害に繋がるか検討する必要があると思います。レストランを経営する人は、オーストラリアの食品配達サービス会社がロゴやメニューを勝手に使用しているかどうかを確認し自社の評判と将来を保つ為注意深く調査することをお勧めします。

19 Jun 2019


当事務所関連

ビジネスの世界の同伴者– H & H法律事務所

2019年6月13日(木) – ブティック法律事務所の台頭 オーストラリアで事業を展開する企業であれ、オフショアで事業を営む地元の企業であれ、国際的なパートナーとの取引は困難を伴う可能性があります。 国際的なビジネスの場では、新しい法律、規制、コーポレートガバナンスを検討し、新しい顧客との基盤を確立しながら効果的な関係を築いていかねばなりませんが、 国際ビジネスでは、特に注意しなければならない 文化的な相違が多く存在します。文化的違いが偶にはビジネスを台無しする場合があります。 例えば、両手ではなく片手で名刺を交換することは、文化によっては軽蔑の印として見られることがあります。このような文化的違いはなかなか判り難いものでしょう。 オーストラリアの企業が世界中でビジネスを拡大し、日本、韓国、中国などのアジアの強豪と共にビジネスを行う中で、舞台裏の風景を含め、直接的なサービスやアドバイスを提供することが重要になっています。 ビジネスのオーナーやオペレーターは最善の仕事に集中する必要があるため、機密性の高い法的、技術的、文化的な問題等を解決する事を専門とする人材を採用することは、重要かつ戦略的な動きです。 オーストラリア最大の「アジアン」法律事務所として広く知られていますシドニーのH&H法律事務所は、国際ビジネスの諸々のニーズに備える優れた能力を用いてその公式そして又、非公式の役割を提供しています。 H&H法律事務所のサービスには、商業および企業のアドバイザリー、買収、紛争解決、雇用法、企業移住、知的財産が含まれています。 「多国語を駆使するバイリンガルの弁護士は、オーストラリアに事業を拡大したい日本、韓国、中国の企業、多国籍企業や政府機関を代表する仕事が殺到しています」とケン・ホン代表弁護士は語っています。 「また、日本、韓国、中国のバックグラウンドを持つ、または3カ国の相手国と取引をしているオーストラリアのクライアントのためにも非常に忙しい。サービスの需要は高まっており、需要に応えて急速に拡大しています」 林由紀夫代表弁護士は、同社の仕事の重要な側面には「基本的な文化の違いをつなぎ合う」ことを含むと述べています。 「この異文化の器用さは必ずしも私たちのブリーフの一部ではありませんが、それはとても不可欠であるため、私たちが提供するものです」と彼は言います。 「私たちのチームは言語を話すだけでなく、アジアの文化的ニュアンスを深く理解しています。これにより我々は、お客様が実際の問題や解決に直行するよう費用や時間を大幅に節約出来る様う力を尽くし協力しています。文化に関する正しい知識がなければ、翻訳、特に法的概念において多くの重要なメッセージが失われ、関係者のすべてにとってイライラする経験につながる可能性があります。 「最近、日本企業がオーストラリアのビジネスに投資した状況がありました。優秀な経営者やスタッフがいましたが、日本から来た経営陣はオーストラリアのチームとうまく馴染めないやり方を持っていましたし、その逆もまた同様です」と語りました。 「この摩擦は誰のせいでもありませんが、私たちは文化的違いをナビゲートすることにしました。私たちは両方の視点からその違いを生み出 す物を見ることができたのです。 ホン代表弁護士と林代表弁護士は、これらの違いに注目する事で 、国際的ビジネスの諸問題に直面している企業が繁栄するよう助けることができ 困難を解決すると言います。 「オーストラリアと韓国、中国、日本との貿易関係の重要性は、説明する必要までもない」とホン氏は言う。 「これら三か国はオーストラリアのトップ3の貿易相手国です。我々の仕事を通じ、これら3カ国とオーストラリアの貿易関係が大きく成長するよう貢献することを楽しみにしています。 林代表弁護士は「当社は、お客様がビジネスを行う上で、より実りある、効率的で楽しい経験を得るのを助けるために、十分に配置され、装備されています」と述べています。

13 Jun 2019


知的財産

Preliminary Discovery

Pfizer Ireland Pharmaceuticals(ファイザーアイルランド製薬)対 Samsung Bioepis AU Pty(サムスンバイオエピスAU Pty) のケースから見た最近の判例動向。[2017] FCAFC 193. 概要: 特許侵害訴訟を起こす前に特許権者であるファイザーアイルランド(以下Pfizer)は自社の特許をサムスンバイオエピスAU Pty(以下Bioepis)が侵害したと疑いBioepisに対し特定の文書を提出する「事前ディスカバリー」命令を申請。 第一審2016年(オーストラリア連邦裁判所): Pfizerは“事前ディスカバリー”申請の要件を満たしていなかったことを理由に退ける。 第二審2017年(オーストラリア連邦控訴裁判所): “事前ディスカバリー”の要件は提出された証拠の客観的事実(専門家の調査結果)ではなくPfizerの主張が合理的であるかどうかに関するものでPfizerはこの要件を満たし勝訴、Bioepisに対しPfizer の要求する文書を提供するよう命令。 第三審2018年3月 (高等裁判所): 上告の為申請したBioepisの上告審申請(Special Leave)が却下され最終的にPfizerが勝利。 事前ディスカバリー制度は特許権者が訴訟を決心する前に相手側から情報を受け取ることによって特許侵害の如何を検討し方針を決定することが出来る大変役の立つ制度で彼を知り己を知れば百戦胎うからずのことわざに当てはまる制度と言えるでしょう。相手側の情報や証拠についてもっと知っていればより確かな自信を持って訴訟を起こすことができる。状況が不利と思われる場合は別の実行可能な解決策があるかどうかを調べることができます。 Preliminary Discovery(事前ディスカバリー制度)は各当事者が裁判の前に相手の要求に応じて持っている証拠を提供するものでありお互いの証拠を確認した後に訴訟を継続するかどうかを決定し、また、審理や裁判(Hearing and Trails)の前に相手の強みと弱点を確認することによって予測不可能な証拠(「驚き」surprise)に遭遇するのを防ぐために非常に効果的ものであります。もちろん、場合によっては弁護士とクライアントの関係する特権文書(Client legal privilege)などは相手からの要求を拒否することもできます。しかし、当事者が相手の合理的な要求を拒否する場合、裁判所から制裁を受けることも有ります。 この事前ディスカバリー制度即ち証拠開示体制のおかげで、多くの訴訟が当事者間の早い段階の和解で終了することがよくあります。お互いの証拠を交換して調べることは、当事者が相手の長所と短所を理解するのに役立ち、多額のお金を払いながら訴訟を起こすのではなく、長期的にお互いに妥協する方が有益かもしれません。 英米法系のオーストラリアではこの事前ディスカバリー制度が民事訴訟にも大きく関与しています。連邦裁判所規則2011の規則7.23に従って、各当事者が苦情を提出する前に裁判所に要請し相手から証拠を得ることを可能にする事前ディスカバリー制度を規定しています。 この“事前ディスカバリー制度”は従来、非常に保守的に運用され裁判所からその許可を取る事は大変難しい事であり当事者がそのような関連事前情報を得ることは至難の業で有りました。訴訟が開始される前に当事者が相手に機密性の高い情報や文書を抵抗なしに提供する可能性が低いのは同然の事で有るでしょう。このような事前ディスカバリー制度を通じ情報を獲得することは競合する当事者間で引き起こされることが殆どで関連当事者が積極的に自分自身を守ろうするのは同然の行為であると言えるでしょう。 今回の事例検討ケースはPfizerとBioepisとの間で起きた長い訴訟でありオーストラリア連邦裁判所の見解や動向を学ぶ非常に良い判例になりました。 事件の概要 Samsung Bioepis Australia Pty社は韓国サンスングループの系列社サンスンバイオロジックス社とアメリカのバイオゼン社が合作し設立したバイオ医薬品専門会社で主にバイオシミラー(複製薬)の開発を担当しています。この会社で開発されたバイオシミラーは親会社であるサムスンバイオロジックス傘下て生産されています。 2016年Bioepisはオーストラリアの医薬品の安全性、効用、品質など全般を管理するAustralian Register of Therapeutic Goods(TGA)から Etanerceptが主成分の医薬品名BRENZYSなど二つの生物学的製剤の承認を得ることに成功しました。しかしこの製品はPfizer社のリュウマチ関節炎治療剤ENBRELの特許を侵害していると疑われことになりました。このENBRELはEtanercept成分のリュウマチ関節炎治療薬で米国食品医薬品局(FDA)によって承認され世界の関節炎治療剤市場をリードしているもので有ります。 TGAが承認したBRENZYS製品による特許権の侵害の可能性について疑問を抱いていたPfizer社は特許侵害訴訟の勝訴が期待される確定的証拠は持っていなかったので連邦裁判所規則2011の規則7.23を引用、”事前ディスカバリー”の申請書を裁判所に提出した。Bioepis はこの制度の適用を拒否したため正式訴訟に持ち込まれるようになった。 第一審オーストラリア連邦裁判所の決定Federal Court of Australia(単独審) 連邦裁判所規則2011の規則7.23に従って事前ディスカバリー制度を用いて情報の提供を命令できる条件として、 裁判所が将来の申請者が将来の回答者から情報を得る権利を有すると合理的に判断した場合 一方が他方に対し数回にわたって取り合わせたにも十分な回答を貰えなかった場合 一方の該当件の情報が相手側自らの直接の統制下に置かれていと判断する場合 一方が関連情報をこの制度を通じて獲得する事が訴訟開始に非常に役立つと合理的判断する場合 などの条件で一方は事前ディスカバリー制度を裁判所にその命令を求め申請することが出来ます。 Pfizer社の製造工程技術責任者のIbarra博士は社内の評議会のチーフである法務部門チーム長のシルヴェストリ氏に、同社の特許情報と製品の製造プロセスに関する専門家の意見を知らせた。イバラ博士の意見に沿ってPfizer社は裁判所でBioepisの製品BRENZYSが特許を侵害している可能性が非常に高いと主張した。 これに対して、Bioepisを代表したGREY教授は、Pfizer社の主張を否定する専門家の意見を提出し相手の証拠はその製品であるBRENZYSがPfizer社の特許権を侵害しているという合理的な信念を形成するのに十分ではないという主張した。 連邦裁判所判事のBurlay裁判官はPfizer社が提出した専門家の意見だけではBioepis社の製品が特許を侵害しているという合理的な信念を形成するのに十分ではないと判断し、そのような信念は単なる疑いに過ぎないと判断した。さらに、Burlay裁判官は、BRENZYSとENBRELが両方ともバイオシミラー製品であるという事実が製造プロセスが類似していることを意味しないと付け加えました。  Pfizerの敗、Bioepis勝の結果になりました。  第二審オーストラリアの連邦控訴裁判所(Full Federal Court of Australia,合議審)での控訴 - 「合理的な信念」に関する異なる意見 Pfizerの控訴に対しオーストラリア連邦控訴裁判所の3人の裁判官全員が控訴を支持し、連邦裁判所が判決を誤ったと判断した。 オーストラリア連邦控訴裁判所は規則7.23に関する決定は侵害問題を扱うミニ裁判ではないことを強調し、裁判前の事前ディスカバリー制度の目的は、正式裁判の為に支出する莫大な費用と時間、努力を出来る限り削減する事と共に効果的に当事者らの判断を正しくさせる為で有る。つまり、敵対的な方法で特許侵害の可能性について各当事者の専門家の意見の事実的な正しさを判断することが問題のポイントではなく、むしろPfizer社の訴えの合理的信念が重要であると判断した。 結論として、Pfizer社は勝ったのに対し、Bioepis社は負け、連邦控訴裁判所はBioepis社にPfizer社が要求した文書を開示するよう命じた。 第三審高等裁判所への上告審申請 2018年5月、Bioepis社は連邦控訴裁判所の決定に不服し高等裁判所に上告審を申請した。高等裁判所のNettle裁判官、Gordon裁判官は上告審申請を拒否し、連邦控訴裁判所の決定を支持した。最終的にPfizer社が勝利し、Bioepis社が負けました。 この判例の示唆するポイント この最終決定は、特許侵害を争う事件に於いて厳しく客観的事実判断を要求していた従来の裁判所の態度が主観的そして合理的信念が認められる場合認められるという態度への変換を示している。 つまり、申請者が客観的かつ合理的な信念を形成する限り、規則7.23の要件を満たすという裁判所の全会一致の決定があり、これは規則7.23の用語の通常の意味の解釈に共鳴する。 このような決定は、市場の後発者とは異なり特許保有者にとって良いニュースです。 特許侵害の可能性に疑問がある状況で「事前ディスカバリー制度」スキームを賢く利用し特許保有者は訴訟を起こす為の負担を最小限に相手の情報、証拠を得る可能性が高くなってきた事です。又、特許権者は訴訟を起こす前にこの事前ディスカバリー制度から得られる情報と証拠に基づいて、相手との交渉で優位に立つことができます。 最先端の生物医学技術、通信、ソフトウェア関連の特許分野では、最近、リバースエンジニアリング(逆工学)の高度な技術を用いて製造プロセスや構造などを解析し特許侵害が行っても見極めることが困難になっています。したがって、このような状況を考えると、オーストラリアの「事前ディスカバリー制度」は強力な武器になると考えられます。 一方、裁判前の事前ディスカバリー制度要求に対抗する為には相手側にそのような主観的信念が存在していないと主張したりその主観的信念に客観的事実証拠が存在しないと主張したりする必要があります。相手側の提示した根拠を争うだけでは相手の槍を追い払うのは難しいでしょう。

03 Sep 2018


知的財産

Who has right to give names?

A final uphill path at the corner of the road leading from Seodaemun District in Seoul to Ujeongbu is called Miari Hill. As a result of the Korean war, there were many killed in battle between the South Korean and the North Korean national armed forces at that time and thereby the entire hill was covered with blood, which became the background story of a song called “Heartbreaking Miari Hill”. In the past, the Miari Hill could be easily seen through the signboards of the Astrologer and Psychics at the both sides of the road when walking along the Dongsomun Road from the entrance of the Sungshin Women’s University. Usually, there were many fortune telling houses which used Taro-readings, the Five Elements or even supernatural powers to tell fortunes and destiny of human-beings, and one of them was a shop which helped with naming of a newborn baby or a company to flourish. Although the times have changed and many fortune telling houses at the Miari Hill have consigned to memory thereby, many people still use the naming services online. Published in 1991 by the writer, WooRam Lee, the book titled “Who has a right to give names?” introduces that one’s destiny is shaped according to a high-level of sound energy of the names we commonly call each other. Although it is hard to ascertain whether proven scientifically, naming a person’s name, which is to be used in the rest of one’s life, is inconsequential in all ages. Even for start-up businessmen or those who launch their new goods or services in the market for the first time, naming can be concerning. In business world, a name becomes a front, a name card, an advertisement and a product cover for a company. Also, it becomes a first sound to be heard when it becomes the face of a company and someone calls up. If the company’s name is unremarkable, it would hard for it to differentiate itself from the other competitors in the same industry. Especially, it is hard to remember when it is hard to pronounce. A name which is visible, easy to pronounce as well as related to goods or service of a company would be the best. In addition, it would be even better if the name pertains the business founder’s vision and values. Although it is up to individuals to choose any visually aesthetic logo or a general noun or combine with the name of a local district, it is to be noted that there are legal duty and obligations when using a name for a commercial purpose. Many people are often confused with the conceptual differences among a company name, a business name, and a trade mark. All of these have legally different meanings and the governing laws are also all varying. For instance, according to the Business Names Registration Act 2011 (Cth), any entity doing business without registering its business name in Australia would be fined up to maximum $ 3300. However, there would be an exception to that if the entity is a sole trader using his own name or an incorporated body using its company name. One thing to note is that there would be no automatic legal right as to the business name even if registered. That is, it would be difficult for a company to prevent the other competitors from using the same or similar to its registered business name. Thus, in order to prevent this, a company should register its business name as a trade mark. Conversely, if another competitor providing the same types of goods and service as the company has already registered the company’s business name as its trademark, the company could be sued for trade infringement according to the Trade Marks Act 1995 (Cth) when continuing to use the business name. Also, it can be punished in public interest under the Australian Consumer Law when fabricating a county of origin in its label, misrepresenting the source of goods, misleading or deceiving its consumers. There have been some clients who initially thought there would be no problems as long as they register their business names at the ASIC but ended up coming for help when receiving warning letters one day after operating their business over time. They must be distressed for having to change their business names overnight after using them for a few months or even years. Although it is important for a company to use a nice-looking business name, it is highly recommended for the company to ensure not to be involved in any legal conflicts by undertaking a thorough preliminary investigation and registering its business name as a trade mark if possible.

07 Feb 2017