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김현태

김현태

파트너 변호사

김현태 변호사는 특허, 상표, 디자인, 저작권, 영업비밀 등 지식재산권 분야에서만 17년 이상의 경력을 쌓아왔습니다. 김현태 변호사는 호주 및 해외의 중소기업, 대기업, 대학, 연구소 등을 대상으로 지식재산권 검색, 등록, 양도, 분쟁, 소송 등 폭넓은 업무를 제공하고 있으며, 성공적인 결과들로 인해 호주에서 인정받는 지식재산권법 전문가로 자리매김했습니다. 김현태 변호사는 호주 상표변리사 자격도 보유하고 있으며, 호주와 뉴질랜드에서 일어나는 특허 침해 관련 분쟁 사안에서의 가처분, 취소 소송 등을 다수 대리한 바 있습니다. 김현태 변호사는 호주와 한국의 여러 로펌, 기업체 등에 재직하며 쌓은 풍부한 경험과 네트워크를 통해 한국으로 진출하려는 호주 기업 또는 호주에 진출하려는 한국 기업들에게 특화된 서비스를 제공합니다.

전문분야

Qualifications

  • NSW주 대법원 변호사

  • 호주 연방 대법원 변호사

  • IP Australia 상표 변리사

Professional membership / Board positions

  • Intellectual Property Society of Australia and New Zealand (IPSANZ)

  • Law Society of New South Wales

  • City of Sydney Law Society

  • Asian Australian Lawyers Association (AALA)

  • Korean Australian Lawyers Association (KALA)

  • 중국정부 해외지식재산권 분쟁센터 위촉 호주법 자문위원

법률자료

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지식재산

아마존 브랜드 레지스트리 상표 등록

이번 칼럼에서는 아마존(Amazon Inc) 오픈 마켓플레이스를 통해 상품을 판매하시는 글로벌 셀러(seller)분들이 많이 궁금해하시는 아마존 브랜드 레지스트리 (Amazon Brand Registry)에 대해 다루어 보고자 합니다. 아마존 브랜드 레지스트리는 아마존 마켓플레이스의 셀러들이 소유한 브랜드를 보호하기 위해 아마존이 자체적으로 운영하는 일종의 내부 등기소입니다. <아마존 브랜드 레지스트리 로고> 아마존 마켓플레이스에서 타사 브랜드의 상품을 판매하는 셀러에게는 해당되지 않으며, 자신의 고유한 브랜드 상품을 판매하는 셀러만 아마존 브랜드 레지스트리에 상표 등록이 가능합니다. 브랜드 레지스트리에 등록하게 되면 아마존에서 제공하는 여러 혜택을 누릴 수 있는데, 가장 큰 장점은 당연히 신속하고 효과적인 브랜드 보호라고 할 수 있습니다. 아마존뿐만 아니라 다른 전자상거래 사이트들도 내부적으로 지식재산권 보호정책을 가지고는 있으나, 실제 침해사례가 발생시 효과적으로 대응하기가 어려울 때가 많습니다. 아마존은 판매중인 상품들의 이미지와 소개글 등을 아마존 브랜드 레지스트리에 등록된 상표와 비교하는 글로벌 검색기능을 보유하고 있어서, 상표침해에 대한 효과적이고 신속한 대응이 가능합니다. 브랜드 레지스트리 제도가 도입되면서 상표침해로 추정되는 건수가 99퍼센트나 감소되었고 60억개가 넘는 제품 목록이 삭제되었다고 합니다. 아마존 브랜드 레지스트리에 등록이 될 경우 다른 판매자들과는 차별적으로 제품 상세 페이지에 추가적으로 정보를 기입할 수 있는 권리도 주어집니다. 예를 들면, 제품 상세 정보란에 이미지 (A+ content) 와 동영상(Video Asset) 기능을 추가할 수 있기 때문에 제품에 대한 다양한 콘텐츠를 소비자들에게 제공할 수 있습니다. 이를 통해 소비자들에게 브랜드 인지도 및 신뢰도를 높일 수 있고 정확하고 상세한 상품 정보를 전달할 수 있어서 결국 매출의 증가로도 이어질 확률이 매우 높습니다. 아마존 브랜드 레지스트리에 자신의 브랜드(상표)를 등록하기 위해서는 특정국가의 특허청에 등록된 상표를 보유하고 있어야 합니다. 2021년 7월 기준으로 아마존 브랜드 레지스리트리에 등록이 가능한 상표등록국가는 호주, 미국, 브라질, 캐나다, 멕시코, 인도, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 터키, 싱가폴, 스페인, 네덜란드, 사우디아라비아, 영국, 스웨덴, 폴란드, 유럽연합(EU), 아랍에미레이트연합(UAE) 등 20개국이며, 이 외 다른 국가에 등록된 상표는 아마존 브랜드 레지스트리에 등록할 수 없습니다. 즉, 예를 들어 한국이나 중국, 뉴질랜드 특허청에 등록된 상표는 현재 인정되지 않고 있습니다. 또한, 마드리드 의정서를 통해 세계지식재산권기구 (WIPO)에 등록된 상표도 인정되지 않으며 반드시 위 20개국의 국가 특허청에 직접 출원한 상표들만 대상이 됩니다. 아마존 브랜드 레지스트리에 상표 등록시 필요한 정보로는 상표명, 출원/등록번호, 지정상품 리스트, 제조/유통국가정보 등입니다. 호주 상표의 경우 문자형태 또는 이미지로 구성된 상표를 등록할 수 있으며 정식 등록전이라도 등록신청(출원)이 된 상태라면 아마존 브랜드레지스트리에 등록이 가능합니다. 문자상표는 판매하는 상품 브랜드와 동일해야 하고 이미지 형태의 상표의 경우 호주 특허청에 제출한 이미지와 동일한 파일을 제출해야 합니다. 아마존 브랜드 레지스트리에 이미 등록한 상표의 정보가 변경될 경우 해당 내용에 대한 업데이트가 요구되며 신규 브랜드 런칭시 이 또한 출원/등록된 상표가 있다면 셀러가 직접 추가할 수 있습니다. 아마존은 2021년 7월 현재, 전세계 18개 국가에서 마켓플레이스를 운영하고 있으며 1,000만명이 넘는 판매자가 3억개가 넘는 상품을 판매하고 있다고 합니다. 소비자는 클릭 몇 번으로 손쉽게 상품을 구매할 수도 있고, 판매자는 전세계 소비자들에게 상품을 판매 및 배송할 수 있는 혁신적인 플랫폼을 활용할 수 있습니다. 아마존 마켓플레이스에서 활동하는 글로벌 셀러분들은 아마존 브랜드 레지스트리를 적극 이용하여 가짜브랜드상품, 모방상품으로부터 자신의 브랜드를 보호하고 아마존에서 제공하는 다양한 마케팅 수단을 이용해 보시기를 바랍니다. 최근, 화장품이나 식품을 외국으로 수출하는 한국 중소/중견기업들의 호주 내 상표권 등록의뢰가 많이 증가하고 있습니다. 한국 특허청에 등록된 상표로는 아마존 브랜드 레지스트리의 등록이 불가하고 다른 국가, 특히 미국 특허청의 출원/심사 절차는 까다롭기 때문에, 상대적으로 절차가 간소한 호주 특허청에 출원한 후 아마존 브랜드 레지스트리에 등록하는 우회적인 방안을 선택하는 것입니다. 호주 특허청의 상표심사는 한국보다 빠른 편이고 호주로 수출되는 상품과 관련하여 상표권도 확보할 수 있기 때문에 일석이조라고 할 수 있습니다. 작성일: 2021년 7월 15일 면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 속한 법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.

02 Aug 2021


지식재산

2021 호주의 지식재산권 출원 동향

2021년 4월, 호주 지식재산청(IP Australia)은 지난 한 해 동안 호주에 출원된 특허, 상표, 디자인, 식물 품종보호권 등 지식재산권 출원/등록건수를 집계한 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)을 발간했다. 지식재산권 출원은 신기술, 신제품 개발, 창업 등과 밀접한 관련이 있고 통상 1-3년 정도 선행해서 이루어 진다는 점을 감안할 때, 출원동향의 변화는 향후 경기 예측의 바로미터로 해석될 수 있다. COVID-19 팬데믹의 여파와 세계 경기의 위축으로 특허 및 디자인 출원건수는 각각 2%와 4% 감소한 반면, 상표출원은 반대로 8%나 눈에 띄게 증가하였다. 특허, 상표, 디자인 각 권리별 출원동향은 다음과 같다. □ 호주 특허 출원동향 지난해 총 호주 특허 출원건수는 29,293건으로 전년도 대비 약 2%가 감소하였다. 하지만 여전히 10년 연평균 수치와 비교시 견고한 수준을 유지하고 있다. 이 중 특허 협력 조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)을 통해 출원된 건수는 전년보다 1% 증가하여 전체 출원 중 약 72% (21,129건)를 기록한 반면, 호주 특허청에 직접 출원(Direct Application)된 건수는 전년도보다 8%가 하락한 8,164건으로 집계되었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 전체 출원 건수 중 외국인(Non-resident)에 의해 출원된 비율이 92%(26,894건)로 절대 다수를 차지하고 있는 반면, 호주 내국인(Resident)에 의한 출원건수 비율은 8%(2,399건)에 불과하여, 여전히 외국인 주도의 특허 확보 활동이 대세를 이루고 있음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 특허 다출원 외국 국가로는 미국이13,122건으로 전체의 45%를 차지하며 부동의 1위를 고수하였고, 중국(2,358건), 일본(1,643건), 독일(1,344건) 그리고 영국 (1,253건)이 뒤를 이었다. 중국인의 특허 출원 건수가 작년대비 25% 증가하여 전체 출원건수 중 8%를 차지하면서 2년 연속 다출원 국가 2위에 이름을 올린 점이 특히 주목할 만한 점이라고 할 수 있다. 다출원 외국기업 순위 5위 안에는 오포(Guangdong Oppo Mobile Telecommunications), LG전자, 화웨이(Huawei), 애플(Apple Inc) 그리고 퀄컴(Qualcomm)이 이름을 올렸는데 모두 테크 기업이라는 공통점이 눈에 띈다. 호주기업 중 다출원기업 상위 기업들에는 도박게임기 제조사인 아리스토크라트(Aristocrat)가 예년에 이어 1위를 지켰고, 호주 최대 연구기관인 씨에스아이알오(CSIRO), 주방기기 및 커피머신 제조업체인 브레빌(Breville), 시드니대학(The University of Sydney)과 모나쉬대학(Monash University)이 각각 순서대로 랭크되었다. 산업 분야별로는 의료기술(Medical Technology) 분야가 3,701 건으로 1위를 기록했으며, 코로나의 여파로 인해, 의약품(Pharmaceuticals) 분야 특허출원이 무려 21%나 증가했다. 아울러, 생명과학(Biotechnology) 분야의 특허출원건수도 4% 증가를 기록했다. 이와는 대조적으로, 유기정밀화학(Organic Fine Chemistry)과 토목공학 분야는 각각 1%, 12%씩 감소가 있었다. 호주내 특허 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 2021년 8월 25일 기준으로 혁신특허 (innovation patent) (한국의 구 실용신안무심사 제도와 유사)가 폐지(신규 출원은 금지되지만 기존에 출원/등록된 혁신특허는 유지)됨에 따라 혁신특허의 폐지 전에 출원하여 등록받고자 하는 움직임이 부쩍 많아졌다. 혁신특허 출원건수는 전년 대비 2.5배가 증가하면서 총 4,586 건수를 기록했는데, 이 중 외국인의 혁신특허 건수가 3배 이상 증가하였다. 외국인 중에서도 중국과 인도기업들의 혁신특허 출원건수가 폭발적으로 증가했는데, 정식 심사를 통과하지 않고도 특허등록증을 받을 수 있는 장점을 십분 활용하고자 하는 것으로 보인다. □ 호주 상표 출원동향 2020년 총 호주 상표 출원건수는 81,702건으로 전년도 대비 약 8%가 증가하였다. 이 중 호주 내국인의 출원 건수가 17% 증가한 51, 662건을 기록한 반면 외국인의 출원 건수는 4% 감소한 30,040건을 기록하였다. 코로나로 인해 호주 국내 GDP가 작년에 7%나 감소했음에도 불구하고 상표 출원건수는 오히려 증가한 셈인데, 팬데믹 상황에서도 내국인에 의한 새로운 브랜드 런칭 및 신규 사업 창업이 활발했다는 의미로 해석될 수 있다. 노던 테리토리 주를 제외한 다른 호주 지역에서 전반적으로 상표 출원건수가 작년 대비 증가했는데, 다출원인이 거주한 지역은 뉴사우스웨일스주 (18,286 건)와 빅토리아주 (16,105건)로 여전히 시드니와 멜번이 속한 두 개 주에서 활발한 경제 활동이 이루어 지고 있음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 상표 다출원 외국 국가로는 특허와 마찬가지로 미국(8,918건)과 중국(4,815건)이 나란히 1위와 2위에 이름을 올렸고 그 뒤를 영국(2,215건), 독일(1,709건) 그리고 일본 (1,323건)이 차지했다. 다른 국가들의 전년 대비 상표 출원건수가 소폭 하락한 데 반해 일본은 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 지정상품 및 서비스별로 살펴 보면, 전자기기, 휴대폰 등이 속한 제9류(14,130건), 광고·도소매업 등이 속한 제35류(14,370건), 교육·컨설팅·엔터테인먼트 분야가 속한 제41류(10,816 건), 과학기술 서비스 등이 속한 제 42류(9,719건), 의류 등이 속한 제 25류(7,239건)가 상위 1위부터 5위에 올랐다. 특허와 마찬가지로 상표 출원 또한 의약품이 속한 제5류 및10류의 지정 건수가 41% 및 56%로 대폭 증가했지만 상위 5위 안에는 진입하지 못했다. 호주내 상표 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) 호주 기업 중 다출원 상위 5개사에는 블루스콥 스틸 (Bluescope Steel), 블루 문 히로(Australia Blue Moon Hero), 아리스토크라트 (Aristocrat Technologies Australia), 콜스(Coles Group), 피나클(Pinnacle Liquor Group)이 이름을 올렸다. 외국 기업 중에서는 화웨이 (Huawei Technologies), 노바티스 (Novartis AG), 애플 (Apple), 아마존 테크놀로지 (Amazon Technologies), 존슨앤존슨 (Johnson & Johnson)이 각각 1위에서 5위까지 랭크되었다. □ 호주 디자인 출원동향 2020년 호주 내 디자인 출원 건수는 전년 대비 약4% 하락한 7,165건을 기록하였는데, 내국인 (-3%) 및 외국인(-5%) 모두 출원건수 하락을 보였다. 로카르노 분류법에 의한 개별 산업분야별로는 운송기기 등이 속한 제12류, 통신장비 등이 속한 제14류, 의료 및 실험실 장비 등이 속한 제24류, 포장용기 등이 속한 제9류 등이 다출원 디자인으로 확인되었다. 전체적으로 호주 내국인들의 출원은 섬유/패션용품에 집중된 반면 외국인들의 출원은 소비자 및 보건기술 관련 디자인에 치중된 것으로 분석되었다. 외국인 다출원 국가 순위로는 미국 (1,853건), 중국 (486건), 영국 (358건), 일본 (262건), 그리고 독일 (220건) 순이었다. 미국이 여전히 순위로는 1위였지만 출원 건수로는11퍼센트나 감소한 반면 중국은 31%, 그리고 영국은 59%나 증가하였다. 다출원인 순위에서는 호주 국내 기업 중 패션사인 짐머만웨어(Zimmermann Wear)가 1위, 외국 기업 중에서는 필립스 (Philips)가 1위에 올랐고 그 뒤를 구글 (Google)이 이었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021) □ 시사점 COVID-19 팬데믹으로 인한 경제 활동 위축으로 호주 내 지식재산권 출원건수의 약세가 어느 정도 예상되었지만 하락폭이 그다지 크지 않아 비교적 선방을 했다는 평가이다. 오히려 호주 내 상표 출원건수, 특히 내국인의 출원 건수는 대폭 증가하였고, 이것은 내수 경제 활성화의 신호탄으로 볼 수 있어 고무할 만한 일이다. 특허, 상표, 디자인 전 분야에 걸쳐 의약품, 레저, 아웃도어 제품 관련 건수가 늘어난 것은 비단 호주만의 일로 볼 수는 없고 코로나 사태로 인한 전세계적인 산업지형 변화와도 맥을 같이 한다고 볼 수 있다. 특허의 경우 2021년 8월 혁신특허 제도의 폐지가 예정되어 있는 관계로 폐지 전 출원러쉬가 계속되고 있고 특히 중국과 인도 기업들이 앞다투어 출원하고 있는 양상이다. 미국과 중국의 경우 전년도와 마찬가지도 특허, 상표, 디자인 전 분야에서 호주 내 다출원 국가 순위 1위와 2위를 차지했지만 내용면에서는 미국의 경우 건수가 대폭 줄어든 반면 중국은 증가하여 양국 기업의 출원건수 격차가 좁혀 지고 있다. 특히, 중국의 경우 호주에 무역보복을 가하는 등 정치, 경제적으로 호주와 관계가 많이 소원해졌음에도 불구하고 중국 기업들의 호주 내 특허, 상표 확보 활동이 지속적으로 증가하고 있는 점도 흥미롭다. 한국 기업들의 경우 호주 내 의약품, 진단기기, 화장품, 식품 등과 관련한 지식재산권 확보 활동이 꾸준히 증가하는 것으로 보인다. 특히, 최근에는 필자에게 호주 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 위한 상표등록 의뢰 문의가 증가하고 있어 전자상거래 플랫폼을 통한 호주 수출에 관심이 높아지고 있음을 알 수 있다.

07 Jul 2021


지식재산

LG의 롤러블 TV “ROLED” 와 ROLEX 시계 상표

2020년10월LG전자는 세계 최초로 돌돌 말리는65인치 롤러블(Rollable) TV인‘LG시그니처 올레드R (LG SIGNATURE OLED R)’을 출시했습니다. VVIP고객을 겨냥해 판매가로1억원이 책정된 이 초고가TV는 시청할 때는 화면을 펼쳐주고 시청하지 않을 때는 본체 속으로 화면을 돌돌 말아 넣을 수 있도록 설계되어 있습니다.디스플레이가 두루마리처럼 말려야 하기 때문에 백라이트(backlight)가 필요없는 올레드(OLED:유기발광다이오드)의 강점을 극대화했다는 평가가 있습니다. LG가 이 롤러블TV를“ROLED”라는 브랜드로 세계 시장을 진출할 것이라는 소문이 있었습니다.실제로LG측은LG Display명의로2년 전 일찌감치 호주에“ROLED”라는 상표권 등록을 신청해 두었습니다. 하지만LG Display가 신청한ROLED상표권 신청은 스위스의 유명 시계 기업ROLEX의 반대에 부딪혔습니다. LG의 상표권 신청에 포함된 스마트 워치(smart watch)가 쟁점이었는데, ROLEX측은 자사 브랜드의 명성에 비추어보아ROLED라는 상표가 시계(손목 시계든 스마트 워치든)브랜드로 사용될 경우 소비자들을 기만하거나 혼동을 줄 개연성이 높다고 주장했습니다. 이렇게 시작된 분쟁은1년 간 쌍방의 공방 끝에 결국 스위스ROLEX의 승리로 끝났습니다(Rolex SA v LG Display Co Ltd[2020] ATMO 136).호주 특허청의 심판관은ROLEX의 국제적 명성은 인정할 만한 수준이며LG가 신청한ROLED는ROLEX와 비교시 끝자리“D”만“X”로 바뀐 것일 뿐 나머지4개의 문자가 동일하다며 충분히 소비자 간의 혼동이 발생할 여지가 있다고 판시했습니다. 공판에서LG측은ROLED의 첫 문자R은Rollable의 약자이며 유기 발광 다이오드인OLED와 합성하여R+OLED로 조어한 것이라며OLED제품임을 강조하는 상표라고 주장했습니다.하지만 심판관은 이 주장을 역으로 이용하여ROLEX또한 기술 발전 추이에 따라 전통적인 시계뿐만 아니라 스마트 시계로 진출시OLED기술을 활용할 경우, ROLED라는 브랜드를 사용할 개연성이 있다고 해석했습니다.또한 심판관은LG측이 알파벳26글자중 하필R을 골라OLED앞에 붙인 것에 의구심을 표하며 명품 시계 브랜드인ROLEX의 명성에 편승하고자 하는 의도가 보인다고 덧붙였습니다. 결과적으로LG가 신청한ROLED상표는 스마트 워치 상품을 삭제하고 나머지TV,컴퓨터 등에 한해서만 호주에서 등록을 받을 수가 있었습니다. 재미난 사실은 비슷한 시기에ROLEX가 호주 뿐 아니라 한국에서도LG를 상대로 동일한 상표권 분쟁을 일으켰었는데 한국의 특허심판원은 반대로LG의 손을 들어줬습니다.한국 심판부에 따르면ROLED와ROLEX는 앞문자4개가 동일한 것 외에는 외관이 상이하고 발음도 롤레드/로레드Vs롤렉스/로렉스로 확실한 차이가 있다고 지적했습니다.또한, ROLEX는 명품 시계 브랜드로 이미 소비자에게 널리 알려져 있어LG가ROLED라는 스마트 워치를 출시한다고 한들 대중들 사이에 혼동 가능성이 없다고판단했습니다. 물론 한국의 심판부가 자국 기업에 유리한 판결을 내렸다고 해석할 사람도 있을 수 있겠습니다만‘상표의 명성’에 근거한 이의신청 진행시 상반된 결과가 나올 수 있다는 점에서 흥미로운 사건이라 할 수 있습니다.즉,한쪽에서는 유명 상표의 명성에 편승한 모방 상표 등록 시도라는 프레임을 씌울 수 있는 반면,다른 한편에서는 상대의 상표가 너무 유명해서 내가 약간 유사한 상표를 사용한다고 한들 품질과 가격 등에서 월등한 차이가 나기 때문에 소비자들을 기만할 우려가 없다고 주장할 수도 있습니다.후자의 주장은 실제 명품 브랜드 기업으로부터 침해중지 내용증명을 받았던 저희 의뢰인의 사건에서 제가 활용하여 성공적인 방어를 할 수 있었던 논거이기도 했습니다. 호주에서 창업하거나 새로운 제품을 선보이기 전 상표 등록은 필수적으로 고려해야 할 사항입니다.상표는 문자,로고 또는 슬로건 모두 등록이 가능합니다.아울러,상표권 등록 신청 전 다른 상표와 유사한지 검토해서 발생할지도 모를 상표권 분쟁을 미연에 방지하는 것이 좋습니다.

24 Mar 2021


지식재산

호주 상표 등록 절차

호주의 지식재산청인 IP Australia (www.ipaustralia.gov.au)와 뉴질랜드 지식재산청인 IPONZ (www.iponz.govt.nz)는 각국의 지식재산권 주무관청입니다. IP Australia와 IPONZ는 출원(등록신청)된 상표의 등록여부를 심사하고 이의신청 절차 등을 처리합니다. 또한, 상표의 갱신, 양도, 취소 등의 관리 업무도 수행합니다. 호주/뉴질랜드의 상표법상 등록 가능한 상표는 문자, 숫자, 도형 또는 이들이 결합된 상표 및 냄새, 소리, 색채 등 특수상표를 포함합니다. 등록상표의 권리 존속기간은 10년이며, 갱신료 납부시 10년 단위로 갱신도 할 수 있습니다. 단, 등록된 상표라도 일정 기간 사용하지 않을 경우 제3자의 신청에 의해 등록이 취소될 수도 있습니다. 상표 출원방식은 마드리드 의정서를 통한 국제상표 등록시 호주/뉴질랜드를 지정하는 방식과 IP Australia/IPONZ에 직접 출원하는 방식 중 선택할 수 있습니다. 상표 출원시 상표가 사용될 특정 상품 또는 서비스를 지정해야 하는데 국제NICE 분류에 따라 제1류~ 45개류 항목 내에 포함시켜야 합니다. 호주 및 뉴질랜드의 상표 등록절차는 대동소이하며 아래와 같습니다 (밑줄 내용은 뉴질랜드에만 적용). 1. 선행상표조사 - 출원 전 동일/유사 상표의 존재 여부를 선행상표 조사를 통해 확인함으로써 침해가능성, 등록가능성 검토. 2. 상표출원 - 출원인의 영문 이름과 주소, 상표의 견본과 지정상품/서비스 - 조약에 의한 우선권 주장시 관련 우선권 내용 - 상표가 영문이 아닐 경우 영어번역문 - 뉴질랜드의 경우 뉴질랜드 내 상표 사용 여부 3. 상표심사 - 출원일로부터 약 4-5개월 소요 (긴급사유로 우선심사 신청 가능) - 뉴질랜드의 경우 출원일로부터 약 3-4주 소요 - 선행상표와의 충돌, 상표의 식별성 등 심사 - 심사결과 거절사유 발견시 1차 심사보고서가 발부되고, 이 거절사유는 15개월 내 극복해야 함. - 뉴질랜드의 경우, 1차 심사보고서 발부일로부터 12개월 내 극복해야 함. - 마드리드 의정서를 통한 호주/뉴질랜드 출원시, 심사보고서가 발부되면 호주/뉴질랜드 내 대리인을 임명해야 답변 가능 4. 출원공고 및 이의신청 - 심사통과시 상표를 공보에 2개월 간 공고 - 뉴질랜드의 경우 3개월 간 공고 - 이 기한 내 이의신청 제기시 별도의 이의신청 절차 진행됨 5. 상표등록 - 이의신청이 없을 경우 상표 등록 완료되며 전자문서 형식(PDF)의 등록증 발급 - 등록상표의 유효기간은 10년 (매 10년마다 갱신 가능) 등록상표의 소유권자에게는 호주 또는 뉴질랜드 내 독점, 배타적 사용권이 부여됩니다. 따라서, 타인의 상표권을 침해하지 않기 위해서는 반드시 호주 또는 뉴질랜드 시장 진출 전 선행상표 검색을 통해 동일,유사한 상표가 존재하는 지 확인하는 것이 중요합니다. 사용하고자 하는 상표가 등록가능할 경우 신속히 출원하여 보호받는 것도 중요합니다. 상표를 등록함으로써 추후 경쟁사의 브랜드 도용, 모방행위를 저지할 수 있고, 호주 또는 뉴질랜드 세관에 등록하여 호주 및 뉴질랜드로 수입되는 상품 중 상표권을 침해하는 경우 압류를 요청할 수 있습니다. 등록된 상표에는 ®심볼을 사용할 수 있어 소비자들에게 독점적으로 보호받는 브랜드 이미지를 심어줄 수 있습니다. 또한, 등록상표는 재산권의 일종으로 명의 변경, 양도, 실시권 허여(라이센싱)가 가능합니다. 끝으로, 은행 또는 투자자에게 자금 유치시, 그리고 정부지원금 신청시 등록상표 여부를 확인하는 경우가 있으므로 호주 및 뉴질랜드를 비롯하여 기타 진출하고자 하는 해외시장에는 사전에 등록을 해 두는 것이 여러모로 유리할 것입니다.

29 Oct 2020


지식재산

호주특허청 2020/10/1기준 관납료 인상안내

호주특허청의 관납료가 2020년 10월 1일부로 일부 인상되었습니다. 주요 변동사항은 아래와 같습니다. 특허: 청구항 개수에 따른 설정등록 가산료 인상; 등록/유지연차료 인상 상표: 출원관납료 인상 (비고시 상품/서비스명칭 이용시) 디자인: 등록갱신료 인상 항목별 주요 인상금액은 다음과 같습니다 (호주달러AUD기준). 호주특허 인상전 인상후 설정등록료 납부시 청구항 수에 따른 가산료 (20개 초과 30개 이하, 추가항당) $110 $125 설정등록료 납부시 청구항 수에 따른 가산료 (30개 초과, 추가항당) $110 $250 등록/유지연차료 5년차 $300 $315 등록/유지연차료 6년차 $300 $335 등록/유지연차료 7년차 $300 $360 등록/유지연차료 8년차 $300 $390 등록/유지연차료 9년차 $300 $425 등록/유지연차료 10년차 $550 $490 등록/유지연차료 11년차 $550 $585 등록/유지연차료 12년차 $550 $710 등록/유지연차료 13년차 $550 $865 등록/유지연차료 14년차 $550 $1050 등록/유지연차료 15년차 $1250 $1280 등록/유지연차료 16년차 $1250 $1555 등록/유지연차료 17년차 $1250 $1875 등록/유지연차료 18년차 $1250 $2240 등록/유지연차료 19년차 $1250 $2650 등록/유지연차료 20년차 (의약품특허) $2550 $4000 등록/유지연차료 21년차 (의약품특허) $2550 $5000 등록/유지연차료 22년차 (의약품특허) $2550 $6000 등록/유지연차료 23년차 (의약품특허) $2550 $7000 등록/유지연차료 24년차 (의약품특허) $2550 $8000 호주상표 현행 인상후 일반상표 출원료 (비고시 상품/서비스명칭 사용시, 류당) $330 $400 시리즈상표 출원료 (비고시 상품/서비스명칭 사용시, 류당) $480 $550 호주디자인 현행 인상후 등록갱신료 (추가 5년 연장) $320 $400 상세한 관납료 인상내역은 호주특허청 웹사이트의 list ofthe fee changes에서 확인하실 수 있습니다. 문의사항이 있으시면 ip@hhlaw.com.au로 연락주십시오.

23 Oct 2020


지식재산

호주 내 병행수입과 관련된 법률이슈

호주는 광업, 농축산업 등 1차 산업과 교육, 금융, 관광업과 같은 3차 산업이 발달한 반면, 2차 산업인 제조업이 상대적으로 취약하다. 국토가 넓고 인구 밀도가 낮아 내수시장만으로는 규모의 경제에 이르는데 한계가 있고, 높은 인건비와 엄격한 환경 규제, 까다로운 노동법 탓에 굴뚝 산업이 뿌리 내리기가 어렵다. 이런 이유들로 호주는 대부분의 공산품을 수입에 의존하고 있는데 해외 제조사와 호주 소비자 간 수입/통관, 유통, 도/소매 등 여러 단계를 거치다보니 동일한 제품도 해외에 비해 가격이 높은 경우가 많다. 또한, 해외 브랜드의 경우 호주 내 법인이나 지사를 설립해 진출하거나 호주 내 총판권자를 임명하여 영업을 하는데, 이 때 호주 내 독점적 판매를 대가로 로열티를 징수하는 것이 일반적이어서 이 또한 소비자가의 상승을 불러 일으키는 요인이 된다. 자연스레 병행수입이 활성화 될만한 시장인 셈이다. □ 병행수입이란 병행수입(parallel importing)이란 국가간 판매되는 제품의 가격차를 이용하여 저렴하게 판매되는 국가에서 제품을 공급받은 후 비싸게 판매되는 국가로 수입하는 경우를 일컫는다. 공식적인 루트 (호주 내 판매법인, 지사 또는 공식 대리점)를 통한 수입이 아니기 때문에 해외 제조사의 직접적인 허가 하에 수입이 진행되는 것은 아니지만, 그렇다고 소위 짝퉁이라고 하는 모조품(counterfeiting products)을 수입하는 것이 아니기 때문에 수입 행위 자체가 불법이라고 할 수는 없다. 병행수입업자, 호주 내 소비자, 호주 당국의 입장에서 바라본 병행수입에 대한 장,단점은 아래와 같다. 병행수입업자 소비자 호주정부 당국 장점 해외 제조사와의수입 계약 체결없이도 해외에서 판매되는제품을자유롭게구입해서 호주로 수입,판매 가능. 해외에서 판매되는 가격과 호주 내 소비자가의차이만큼 마진을 편취할 수 있음. 기존 시장에서의 브랜드 인지도에 편승하여 제품 판매가능. 동일 성능/품질의정품을 공식 수입제품에 비해 저렴하게 구매할 수 있는 기회. 공식 수입처나대리점에서 취급하지 않는 제품을병행수입업자로부터 구입할 수도 있음. 병행수입을 허용함으로써자율시장 경쟁을 촉진하여 물가 안정화 도모. 독점수입/판매업자의 불공정 거래행위(가격담합,인위적 공급 조정 등)행위감소. 단점 수입시 세관에서 위조상품으로 의심받거나 라벨링 규정 등 위반시 단속받을 수 있음. 호주 실정에 맞게 요구되는 각종 인증 취득(예:전기제품의 경우 전압변경)필요할 수 있음. 수입 대상 제품의 안정적인 공급 확보가어려울 수 있음. 불량 또는 하자있는 제품의 경우,소비자로부터 환불,수리 요구를 받을 수 있음(해외 제조사에 구상권 청구 어려움) 위조품을 진품으로 속아 구매할 수 있음. 호주 내 안전인증 기준에 부합하지 않을 수 있음. 병행수입품에 하자 발생시 수리,교환,환불을받기가 어려울 수 있음. 병행수입을 가장한 위조상품 수입차단을 위해세관에서 철저한 확인 요구. 수입및유통되는 병행수입품에 대해호주 내 안전인증 기준 부합여부,부당/과장 광고여부모니터링 필요 □ 병행수입과 관련된 호주 내 법규 호주에는 병행수입만을 다루는 독자적인 법률이 존재하지는 않고 상표법 (Trade Marks Act 1995)과 저작권법 (Copyright Act 1968) 등 지식재산권법과 소비자법 (Australian Consumer Law), 물품표기에 관한 통상법 (Commerce (Trade Descriptions) Act 1905) 등이 여러 법령에 걸쳐 관련 내용을 다루고 있다. 이 중 지식재산권법이 과거 호주 내 지정 판매 대리점/총판권자에 의해 병행수입을 저지하는 대표적인 수단으로 사용되어 왔는데 최근 관련 법규정이 개정되어 병행수입이 용이하도록 변경되었다 (상세 내용은 아래 참조). 물품표기에 관한 통상법에서는 호주로 수입되는 제품의 내용 표기, 올바른 라벨 부착 방법 등을 규정하고 있는데 이를 위반할 경우 제품이 세관에서 압류될 수가 있다. 라벨링 규정에 대해서는 호주 세관의 웹사이트에 상세한 설명이 되어 있는데 기본적으로 제품의 원산지, 성분, 재질, 취급 방법 등의 정보가 포함되어야 하며, 기존에 부착되어 있는 라벨이 외국어로 되어 있을 경우 반드시 영어로 된 라벨을 부착해야 한다. 라벨은 제품 종류에 따라 개별 제품 포장에 부착할 수도 있고 여러 제품이 포장된 박스 표면에 부착할 수도 있다. 호주 세관 웹사이트(아래 주소)에 상세한 내용이 게재되어 있다. https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import/requirements/labelling 병행수입된 제품을 호주 내 판매시 마치 해외 제조사로부터 공식 승인을 받은 것처럼 (예를 들어, “호주 내 공식 판매처” 등) 광고, 선전시 호주 소비자법을 위반하게 된다. 또한, 호주 소비자법에 따르면 병행상품 수입업자는 본인이 판매하는 제품에 대해 품질 보증과 수리의 의무를 가진다. 반면, 호주 내 공식 판매 대리점은 병행수입된 제품에 대해 책임을 지지 않는다. 간혹 소비자 중에 제품 구입은 병행수입업자를 통해 하고 수리가 필요시 공식 판매 대리점을 찾아가는 경우가 많은데, 정품임에도 불구하고 보증 범위를 벗어나기 때문에 수리 요청이 거부될 수 있다. □ 병행수입 관련 호주 지식재산권법 과거 병행상품 수입에 반대하는 호주 내 총판권자, 공식 판매 대리점이 단골 무기로 삼았던 법률이 지식재산권법이었다. 예를 들어, R.A. Bailey & Co.Ltd. v Boccaccio Pty Ltd (1986) 6 IPR 279 케이스에서는 해외 제조사가 와인의 라벨에 포함된 그림이 창작물(artwork)의 일종이라며 저작권 침해를 주장하여 성공하였고 Lonsdale Australia Limited v Paul’s Retail Pty Ltd [2012] FCA 584 케이스에서는 해외에서 판매되는 제품에 사용된 상표권자와 호주 내 상표권자(총판권자)의 명의가 달라 병행수입 제품이 호주 내 상표권을 침해했다며 법원으로부터 판매 금지 명령을 받아내기도 했다. 이후 호주 생산성 위원회 (Productivity Commission)의 권고 사항을 바탕으로 호주 지식재산 법률이 개정되었는데, 병행수입업자에게 유리한 방향으로 변경되었다. 즉, 병행수입을 금지시키기 위해 더이상 저작권을 행사할 수 없게 되었고, 개정 상표법 하에서는 일정 조건 충족시 병행수입품에 사용된 상표가 상표권을 침해하지 않는다는 보다 명확한 방어 규정이 신설되었다. 이 조항에서 요구하고 있는 ‘최소 요건’만 충족시키면 상표권 비침해로 인정되는데, ‘최소 요건’ 이란 ‘합리적인 문의 (reasonable inquiries)’를 통해 제품에 사용된 상표가 상표권자 (또는 상표권자의 승인을 받은 자 등)의 ‘동의’하에 사용된 것을 확인하는 절차이다. 이를 만족시키는 가장 손쉬운 방법은 수입처로부터 진품증명서 (certificate of authenticity)를 받는 것이다. 또한, 제3국의 공식 지정대리점이 해외 제조사의 공식대리점으로 널리 알려져 있을 경우에는 이 확인 의무가 면제될 수도 있다. □ 시사점 결론적으로는 개정 상표법으로 인해 ‘최소요건’만 충족하면 상표권 비침해로 인정이된다는 점에서 병행상품 수입의 벽이 크게 낮아졌다. 그렇지만 상황에 따라 해당 조항에서 요구하는 조건을 충족시키기 어려울 수도 있다. 예를 들어 상품이 위조상품으로 보이거나 수입 가격이 비합리적으로 낮거나, 유통과정이 의심되는 경우에는 해당 요건을 충족시키지 못해 상표권자의 침해 클레임에 방어하지 못할 수도 있다. 병행수입과 관련된 이슈는 거래 당사자들(해외 제조사, 총판권자, 병행수입업자, 소비자)의 입장이 상이하다. 실무에서는 국제적으로 얽혀있는 총판계약, 라이선스 계약 등의 세부 내용도 얽혀있는 경우가 많아 관련 사업을 시작하거나 법적 조치를 취하기 전 반드시 법률 전문가의 조언을 받고 진행하는 것을 권한다. 면책공고: 본 칼럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers / Email: info@hhlaw.com.au / Telephone: +61 2 9233 1411

01 Oct 2020