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새롭게 도입되는 호주 인터넷 au도메인과 관리 규칙

김현태    25 Nov 2021

국제적인 도메인인 .com과 함께 호주에서 널리 사용되고 있는 ‘.com.au’, ‘.net.au’ 또는 ‘org.au’ 등과 같은 호주 도메인은 ‘auDA(.au Domain Administration Ltd)’라는 기관에서 관리 및 감독을 하고 있습니다. 도메인 이름은 인터넷에서 ‘CrazyDomains’‘GoDaddy’ 같은 대행 사이트를 통해 손쉽게 등록할 수 있기 때문에 ‘auDA’가 나름 엄격한 관리 규칙을 가지고 도메인의 등록 감독 및 관리를 하고 있다는 것을 모르시는 분이 많습니다.

예를 들어, 호주에 설립된 회사나 비지니스, 호주에서 영업이 허가된 외국 회사, 호주 상표의 출원인 또는 등록권자에게 호주 도메인의 등록 자격을 부여하며, 도메인 이름 또한 신청인의 법인명, 상호, 상표명과 밀접한 관련이 있어야 한다는 규칙 등입니다. 등록 자격이 없거나 등록된 도메인 이름이 등록인과 무관한 이름으로 이루어져 있을 경우 규칙 위반으로 ‘auDA’에 의해 언제라도 등록이 취소되거나 정지될 수 있습니다.

2021 4auDA는 한층 강화된 개정 규칙을 발표했는데, 새로운 규칙 하에서는 등록할 수 있는 도메인 이름의 범위가 협소해졌고 도메인 등록권자가 제3자에게 도메인 이름을 라이선스 하거나 임대하는 것 또한 금지되었습니다.

가장 눈에 띄는 사항으로는, 호주에 등록한 상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 등록할 경우 기존에는 어느 정도 상표와 유사한 이름에 대해 도메인 이름 등록이 가능했던 반면, 개정 규칙 하에서는 반드시 동일한 단어를 사용해야 합니다. 예를 들어, 호주 특허청에 ‘Beauty & Beast Salon’을 상표로 등록했을 경우 호주 도메인 이름으로 ‘beautybeastsalon.com.au’는 등록이 가능한 반면 축약된 형태 (bbsalon.com.au )나 다른 단어와 혼합시 (beautybestsalon.com.au ) 규칙 위반이 될 수 있습니다.

교회나 스포츠 클럽, 자선 단체에서 많이 사용하는 ‘.org.au’ 도메인의 경우도 기존에는 법적으로 설립되지 않은 비법인 단체(unincorporated association)도 이 도메인 사용이 가능했던 반면, 개정 규칙 하에서는 반드시 ‘ACNC (Australian Charities and Not for Profit Commission)’에 등록된 단체에게만 등록 자격을 부여하게 되었습니다.

또한, 기존에는 도메인의 등록권자가 도메인을 직접 사용하지 않고 제3자에게 라이선스를 주는 것이 허용되었지만, 개정 규칙 하에서는 투명성 제고를 위해 제3자 라이센스를 전면 금지시켜 도메인 등록권자만이 해당 도메인 이름을 사용한 웹사이트를 운영하도록 하였습니다.  

마지막으로 ‘auDA’에 새롭게 도입된 불만 처리 규칙에 따르면, 도메인 이름 등록권자가 ‘auDA’의 관리 규칙을 위반하였을 경우 누구나 ‘auDA’를 통해 해당 도메인 이름의 취소를 요청할 수 있고 이를 처리하는 체계적인 프로세스가 정립되었습니다. 과거에는 도메인 이름에 대해 불만 또는 분쟁이 있을 경우 법원 소송 또는 도메인 중재 절차를 거쳐야 했던 반면, 앞으로는 새로운 불만 처리 프로세스 하에 처리가 가능한 사안의 경우 보다 효율적이고 낮은 비용으로 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됩니다.  

‘auDA’의 개정 규칙은 2021 412일 이후 등록되거나, 갱신, 양도된 호주 도메인 이름에 모두 적용됩니다. 본의 아니게 규칙을 위반한 것으로 판단되어 오랫동안 사용해 왔던 웹사이트 주소를 더 이상 사용할 수 없게 되거나 나아가 경쟁사에 빼앗기게 되는 일이 발생하지 않도록 현재 보유하고 있는 도메인 이름이 새로운 규칙에 부합되는 지 확인할 필요가 있을 것입니다.

강화된 도메인 개정 규칙과 더불어 내년에는 호주 최초로 ‘.au’ 도메인이 도입됩니다. 예를 들어, adidas.com.au 를 보유하고 있을 경우 adidas.au 도메인을 추가로 등록해서 사용할 수 있습니다. 해외에 본사를 둔 회사 중 호주에 법인 또는 지사가 있는 회사가 일단 많이 사용할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, toyota.com.au 에 추가로 toyota.au 를 등록함으로써 호주에서 영업중인 회사임을 나타낼 수 있습니다

.au 도메인은 2022 3 24일부터 신청이 가능하며, 기존 ‘.com.au’도메인을 보유하고 있을 경우 동일한 이름이나 새로운 이름으로 .au 도메인을 등록할 수 있습니다. ‘.com.au’에 비해 새로운 ‘.au’도메인은 훨씬 간편한 방법으로 등록이 가능합니다

새로운 ‘.au’ 도메인의 등록자가 되기 위해서는 (i) 호주 시민 혹은 영주권자, (ii) 호주 기업법 Corporations Act 2001 (Cth) 에 따라 등록된 기업, (iii) 호주 기업법 상 ARBN을 보유한 외국 기업 또는 (iv) ABN을 보유한 개인 혹은 기업이어야 합니다. 이외에 등록자가 호주 상표권을 보유하고 있고 관련 도메인 이름이 해당 상표명과 정확하게 일치할 경우에도 자격 기준이 충족될 수 있습니다.

새로운 도메인에 대한 신청은 20223 24일부터 시작되며, 해당 날짜로부터 6개월동안 기존의 ‘.com.au’ 도메인 등록자들은우선순위 (Priority Status)’ 신청을 통해 기존에 보유하고 있는 도메인 주소와 동일한 명칭으로 새로운 ‘.au’ 도메인을 우선적으로 등록할 수 있습니다. 해당 6개월동안 등록이 되지 않은 도메인들은 선착순으로 누구나 등록이 가능하도록 대중에 공개됩니다. 만일 여러명이 같은 도메인 이름으로 우선순위등록을 신청하고 당사자 간 합의가 되지 않을 경우, ‘auDA’가 개입하여 나름의 기준을 근거로 누가 해당 도메인을 소유하게 될지 결정을 내리게 될 것입니다.

따라서, 현재 ‘.com.au’ 등의 도메인을 소유하고 있다면, 내년 3 24일부터 시작되는 우선 순위 신청을 통해 동일한 이름의 ‘.au’도메인을 선점함으로써 경쟁사 또는 전혀 상관없는 업체가 내 사업체명으로 이루어진 도메인을 소유하는 일을 방지할 수 있을 것입니다.

호주에서 사업을 하시는 분이라면 누구나 도메인의 신청 및 관리에 대한 변동사항과 새로운 도메인의 신청 방법을 숙지할 필요가 있으며 도메인 관련 문제가 발생할 경우 지식재산권법 전문가의 조언을 구하시기를 추천드립니다

 

작성일: 2021년 11월 25일

 

면책공고

본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.

 

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호주법원, 인공지능이 특허의 발명자가 될 수 없음을 확인 - Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62

2021년 7월 호주 연방법원은 인공지능 (AI)도 호주 특허의 발명자가 될 수 있다는 획기적인 판결을 내린 바 있습니다(당사 홈페이지 2021년 9월 17일 칼럼 참조). 이에 호주 특허청은 곧바로 Full Court of the Federal Court of Australia 에 항소를 하였고, 2022년 4월, 재판부는 1심의 결정을 만장일치로 뒤집고 인공지능의 발명자 자격을 인정할 수 없다고 판결하였습니다.   항소 배경 인공지능을 발명자로 인정한 연방법원의 판결에 불복하여 항소한 호주 특허청은1심 단독 재판부인 비치 판사가 특허법 제 15조를 잘못 해석했다고 주장하며, ‘발명자’는 반드시 개인 특허 신청인 혹은 소유자여야 한다고 강조하였습니다. 비치판사는 해당 특허법 조항에 명시된 ‘발명자’라는 용어가 넓은 의미인 ‘agent’로 해석될 수 있기 때문에 발명자는 인간이 아닌 기계도 될 수 있다고 판시하였으나 호주 특허청은 이 해석에 동의하지 않는다고 주장하였습니다. 항소법원의 판결 2022년 4월 13일 Full Court of the Federal Court는 비치 판사의 1심 판결을 만장일치로 뒤집고 특허청의 손을 들어주면서, 인공지능인 ‘다부스’는 호주 특허법 및 규칙 하에서 ‘발명자’로 인정될 수 없다고 판결하였습니다. 이번 판결을 위해 재판석은 기존의 3인 판사 구성이 아닌 5인 판사 (Allsop CJ, Nicholas, Yates, Moshinsky 및 Burlet JJ)로 구성되어 이번 항소심 판결이 호주 사회에 끼칠 영향이 얼마나 큰지 보여주었습니다. Full Court of the Federal Court는 이번 판결을 내리는 과정에서 특허법의 성문법적 표현, 구조 및 역사와 해당 법률의 정책 목표 및 하위 규칙들을 폭넓게 고려했다고 밝혔습니다. 법원은 특허법 제 15조 및 개정 전의 동일 조항(특허법 1936 제 34(1)조)이 특허권이 직간접적으로 파생하는 ‘실질적인 발명자’의 존재를 반드시 필요로 한다고 보고, 법적으로 인정하는 법인격을 가진 자연인인 사람만이 특허의 ‘발명자’가 될 수 있다는 결론을 내렸습니다. 이와 유사하게 특허규칙 제 3.2C(2)(aa)조에 따르면, 특허 협력 조약(워싱턴, 1970년 6월 19일)(PCT) 하의 특허 출원 신청자는 반드시 해당 특허 출원 대상인 발명을 진행한 ‘발명자’의 이름을 제공해야 한다는 것도 고려대상이었습니다. 따라서, 특허규칙 제3.2C(2)(aa) 하에서의 ‘발명자’와 ‘발명’에 대한 참조는 특허법과 동일한 의미를 가진다는 특허청의 주장이 인정되었고, 이에 따라 ‘다부스’는 ‘발명자’로 등재될 수 없다고 판시하였습니다. 법률 해석 특허법 제 15조에 근거하여 네 종류의 법적 개인이 발명 특허권을 부여받을 수 있는데, 제 15조 1항 (b), (c) 그리고 (d) 는 각각 특허 당사자가 ‘사람’ 발명자로서의 자격을 획득한 뒤에 특허 부여가 가능한 것으로 해석될 수 있습니다. Full Court of the Federal Court에 따르면, ‘발명자’라는 용어에 대한 근본적 법률 해석 원칙은 인공지능 시스템에 의해 고안된 발명이 특허권을 받지 못한다는 것을 의미하지는 않고, 단지 특허권 신청을 위해서는 ‘사람’인 발명자가 명시되어야 한다는 것입니다. 결과적으로 이번 판결은 사람이 아닌 작가(예를 들어, 컴퓨터 코드 등)가 만든 저작물을 보호하지 않는 호주 저작권법의 입장과 동일한 선상에 있는 것으로 볼 수 있습니다. 시사점 항소심 판결 후, 인공지능 ‘다부스’를 만든 Thaler박사는 연방법원의 결정에 항소하기 위해 연방 대법원 (High Court)에 special leave를 신청했지만, 3명의 판사로 구성된 High court재판부는 11월 11일 이 항소신청을 기각함으로써 ‘사람이 아닌 인공지능이 발명자가 될 수 있는가’라는 오랜 논쟁에 ‘아니오’라는 대답으로 종지부를 찍었습니다. 하지만, 연방 대법원은 좀 더 적절한 케이스로 이 주제에 대해 다시 다루어볼 기회가 있기를 소망한다며 여지를 남기기도 했습니다. 산업계에서 점차 인공지능의 활용이 늘어나고 있고 이 사건처럼 인공지능 스스로가 발명을 하는 것이 가능해진 상황이지만, 호주에서는 아직까지는 인간이 직접 고안해 낸 발명만이 특허로써 보호를 받을 수 있다는 것을 확인한 판례라고 할 수 있습니다.   작성도움: 곽민정 변호사    면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.  


2021/22 호주의 지식재산권 출원 동향

호주 지식재산청 (IP Australia)은 매년, 지난 한해 호주에서 출원 및 등록된 지식재산권 건수를 집계한 호주 지식재산 보고서를 발행해 오고 있다. COVID-19 팬더믹 시대에 호주 내 신기술 및 신제품 개발, 창업 활동이 얼마나 활발히 이루어지고 있는지를 들여다볼 수 있기 때문에 이 보고서는 호주 경제 활동의 중요한 참고자료라고 할 수 있다. 2022년 4월 발간된 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)에 의하면 지난해 호주 내 특허, 상표, 디자인의 출원건수는 역대 가장 높은 수치를 기록하였다. 특허분야에서는 원격 업무 및 커뮤니케이션 관련 기술 출원의 증가가 눈에 띄며, 상표 및 디자인과 관련해서는 팬데믹 이후 주요 업무형태로 자리 잡은 재택근무의 영향으로 거주공간의 개선을 위한 장비분야 및 가정용품 관련 디자인 및 브랜드확보 활동이 증가하였다. 특허, 상표, 디자인 각 분야별로 출원동향을 살펴보면 다음과 같다.   □ 호주 특허 출원동향 지난해 호주 특허 출원건수는 총31,397건으로 전년도 대비 약 11%가 증가한 사상 최대치를 기록하였다. 지난 2014~2020년 사이의 더딘 증가율을 고려하면 2021년의 특허 출원건수 증가치는 괄목할 만한데, COVID-19 팬데믹으로 주춤했던 전년도 실적에서 크게 반등하였다. 이 중 특허 협력 조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)을 통해 출원된 건수는 전체 출원 중 약 72% (23,371건)를 기록하였고, 호주 특허청에 직접 출원(Direct Application)된 건수는 약 28%인  8,164건으로 집계되었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)   전체 특허 출원 건수 중 여전히 외국인(Non-resident)에 의해 출원된 비율이 91%(29,401건)로 절대 다수를 차지한 반면 호주 내국인(Resident)에 의한 출원건수 비율은 9%(2,996건)에 그쳐 전년에도 여전히 외국인 주도의 특허권 확보 활동이 이어졌음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)   특허를 출원한 외국인의 거주 국가를 살펴보면, 미국이14,582건으로 전체의 45%를 차지하면서 전년대비 11% 가 증가하였고, 중국(2,358건), 일본(1,546건), 독일(1,400건) 그리고 영국 (1,386건)이 그 뒤를 이었다. 중국은 예년과 다름없이 다출원 국가 2위에 이름을 올렸지만 그 증가세가 확연히 꺾였는데 아무래도 호주와 중국 간 정치적 긴장과 무역분쟁의 여파가 영향을 미친 것으로 보인다. 다출원 외국기업 순위 5위 안에는 LG전자, 오포 (Guangdong Oppo Mobile Telecommunications), 화웨이, 네슬레, 애플이 들었으며, 전년도와 동일하게 5순위 안에 든 나머지 4개사와 달리, 네슬레(Nestle SA)는 2020년에 순위 안에 있던 퀄컴을 밀어내고 새롭게 이름을 올렸다는 점에서 눈에 띈다. 또한, LG전자가 총 259건으로 호주기업과 외국기업 통틀어 전체 특허 출원건수 1위를 차지한 사실도 주목할 만하다.  호주 내  다출원기업 순위에서는 도박게임기 제조사인 아리스토크라트 (Aristocrat)가 예년에 이어 1위를 지켰고, 호주 최대 연구기관인 씨에스아이알오(CSIRO), UNSW 대학의 산업협력 기관인 뉴사우스웨일즈 이노베이션 (New South Innovations), 의료기기 업체인 레스매드 (ResMed), 그리고 주방기기 및 커피머신 제조업체인 브레빌 (Breville)이 순서대로 5위 안에 랭크되었다.      호주내 특허 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)   팬데믹의 영향으로 인해 의약품 (Pharmaceuticals) 분야의 특허 출원이 무려 27%나 증가한 3,982건으로 집계되었으며, 의료기술 (Medical Technology) 분야 또한 3,912건으로 전년대비 6% 증가하였다. 또한 생명과학 (Biotechnology) 분야의 특허 출원 건수도 3,120건으로 9% 증가를 기록하였고 그밖에 유기정밀화학 (Organic Fine Chemistry)과 컴퓨터 기술(Computer technologies) 분야도 각각 1%, 27%씩 증가하였다.     □ 호주 상표 출원동향 2021년 호주 상표 총 출원건수는 88,725건으로 전년도 대비 약 9%가 증가하였다. 이 중 내국인의 출원 건수가 3% 증가한 53,339건을 기록하였고 외국인의 출원 건수도 18% 증가한 35,386건을 기록하였다. 팬데믹으로 인해 호주 경제가 30년만에 처음으로 침체될 것이라는 우려를 불식하기라도 하듯이, 상표 출원 건수는 2020년에 전년 대비 8% 증가에 이어 2021년에도 전년대비 9%의 증가를 보였는데 이는 호주에서 새로운 브랜드 런칭 및 창업활동이 지속적으로 증가하고 있다는 점을 시사한다. 빅토리아주와 노던 테리토리 주를 제외한 타 주/준주에서 전체적으로 상표 출원건수가 증가하였으며, 시드니가 속한 뉴사우스웨일스주 (19,287 건)와 멜번이 속한 빅토리아주 (15,915건) 거주자 출원이 나란히 1, 2위를 차지하고 있어 여전히 이 두 개 주에서 가장 경제활동이 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)   상표 다출원 국가로는 특허와 마찬가지로 미국(11,128건)과 중국(5,597건)이 나란히 1, 2위를 차지하였고 그 뒤를 영국(2,615건), 독일(1,921) 그리고 뉴질랜드(1,329건) 순으로 글로벌 탑2 국가와 영연방 국가들이 호주 내 브랜드 권리 확보에 공을 들였음을 알 수 있다. 미국인의 출원이 25% 상승하여 최근 증가세가 주춤한 중국인의 자리를 채운것으로 분석된다. 상표권 등록시 필수로 지정되어야 하는 상품/서비스 분류를 살펴보면, 전자기기, 휴대폰 등이 속한 제9류(16,352건), 광고·도소매업 등이 속한 제35류(16,192건), 교육·컨설팅·엔터테인먼트 분야가 속한 제41류(3,120 건), 과학기술 서비스 등이 속한 제 42류(1,840건), 의류 등이 속한 제 25류(1,799건)가 순서대로 1위에서 5위를 차지하였다. 또한 주방기기가 속한 제21류 및 통신분야인 제38류의 지정 건수가 각각 25%씩 대폭 증가하여 재택근무 트렌드를 반영한 신제품/서비스의 출시가 증가하고 있음을 짐작할 수 있다.   호주내 상표 다출원 5위 산업분야별 현황 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)   호주 기업 중 다출원 상위 5개사에는 아리스토크라트 (Aristocrat Technologies Australia), 엔디버그룹 (Endeavour Group), 콜스 (Coles Group), 알디 (Aldi Foods), 사우스콥브랜드 (Southcorp Brands)가 이름을 올렸다. 외국 기업 중에서는 글랙소(Glaxo Group), 애플(Apple), 노바티스 (Novartis AG), 삼성전자, 필립모리스 (Philip Morris Products)가 각각 1위에서 5위에 랭크되었다.    □ 호주 디자인 출원동향 2021년 호주 내 디자인 출원 건수는 전년 대비 약13% 상승한 8,110건으로 역대 최대치를 기록하여, 2019년과 2020년에 각각 5%와 4%씩 감소한 것을 모두 만회하면서 대폭 반등하였다. 지난해 디자인 출원건수의 증가는 전적으로 외국인이 주도하였는데 외국인의 출원건수는 5,516건으로 21% 증가하였고, 이에 반해 내국인의 출원건수는 2,595건으로 전년대비 1% 감소하였다. 로카르노 분류법에 의한 개별 산업분야별로는 운송기기 등이 속한 제12류, 통신장비 등이 속한 제14류, 의료 및 실험실 장비 등이 속한 제24류, 포장용기 등이 속한 제9류 등이 다출원 디자인으로 확인되었다. 순위권 내에 들지는 않았지만 조명장비 분야가 속한 제26류에서 39%, 그리고 기계류가 속한 제15류에서 25%의 급격한 출원건수 증가세가 눈에 띄었다.   외국인 다출원 국가는 미국 (2,024건), 중국 (783건), 영국 (287건), 독일(264건) 그리고 일본 (241건) 순이었고, 미국인에 의한 출원은 9% 증가한 반면 중국인의 출원건수는 61%의 증가율을 기록하였다. 호주에서 작년 한해 중국인의 특허와 상표 출원 활동이 상대적으로 부진했던 것에 반해, 디자인 출원이 급증한 점이 짚어볼 만한 대목이다.   다출원인 순위에서 호주 국내 기업으로는 패션사인 짐머만웨어(Zimmermann Wear)가 1위, 외국 기업 중에서는 필립스(Koninklijke Philips)가 1위에 올랐고 그 뒤를 샤오미(Beijing Xiaomi Mobile Software)가 이었다. 자료: 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)   □ 시사점 지난해 호주 내 지식재산권 출원건수의 괄목한 만한 증가는 호주 경제가 COVID-19팬데믹 위기상황을 나름의 방식으로 잘 극복해 나가고 있으며 외국인들에게도 호주가 매력적인 시장으로 인식되어 지속적인 투자와 관심이 이어진다는 방증이다. 수치상으로만 본다면 팬데믹 이전의 증가세를 완전히 회복하여 특허, 상표, 디자인 출원 건수 모두 사상 최고치를 기록하였다. COVID-19 의 직접적인 영향을 받은 의약품이나 의료기기 뿐만 아니라 원격통신, 사무기기, 가정용품 관련 지식재산권 확보 노력이 급격히 증가하였다는 점은 최근 산업지형이 어떻게 변화하고 있는지 읽을 수 있는 대목이다. 미국과 중국의 경우 전년도와 마찬가지로 특허, 상표, 디자인 전 분야에서 호주 내 다출원 국가순 1, 2위를 차지하였는데, 한풀 꺾인 중국기업의 증가세를 미국기업이 되찾은 모양새이다. 호주와 중국 간 정치적인 긴장상태와 무역분쟁의 여파가 중국기업들의 호주 내 지식재산권 확보 노력에 제동을 걸었고, 일반적으로 지식재산권 확보가 기업이 해당 국가에 진출하기2-3년 전에 이루어지는 것을 감안한다면 향후 호주와 중국 간 통상지형에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 마지막으로, 호주 내 전체 특허 출원건수에서 LG전자가 1위를 차지한 점과 삼성전자가 전체 상표 출원건수에서 매년 꾸준히 상위 5개사에 이름을 올렸다는 점은 고무적인 일이며, 앞으로도 많은 한국 기업들의 활발한 호주 진출과 지속적인 지식재산권 확보 활동을 기대한다.


호주의 특허권 존속기간연장관련 새로운 산정기준을 제시한 판례

호주의 특허권 존속기간연장관련 새로운 산정기준을 제시한 판례 - Ono Pharmaceutical Co, Ltd v Commissioner of Patents [2021] FCA 643 요약 ·        Ono Pharmaceutical 사 (‘Ono사’)의 호주 특허출원 제2011203119호의 성분은 타사의 암치료제인 ‘KEYTRUDA’와 Ono사의 치료제인 ’OPDIVO’ 모두 적용됨. ·        KEYTRUDA와 OPDIVO 모두 호주 식약청의 승인을 받았으나 타사 제품인 KEYTRUDA의 승인일이 Ono사의 OPDIVO보다 앞섬. ·        연장되는 존속기간을 극대화하기 위해 Ono사는 위 두 제품 모두를 근거로 호주 특허청에 특허존속기간연장(PTE)을 신청했으나 특허청은 식약청 승인일이 앞선 KEYTRUDA를 기준으로 존손기간연장을 결정함. ·        Ono사는 이에 불복해 호주 연방 법원에 제소하였고, 법원은 Ono사의 손을 들어 존손기간연장관련 기간산정시 제3자의 제품에 대한 식약청 승인일이 아닌 특허권자의 자신의 제품 승인일 기준으로 산정되어야 한다고 판시함.      사건 배경 여타 국가와 마찬가지로 호주 특허법에서도 당국의 의약품 승인과정에서의 지체를 이유로 신청시 특허권 존속기간을 최대 5년까지 연장해주고 있습니다. 충족되어야 하는 요건은 다음과 같습니다. ·        의약물질은 반드시 특허를 통해 실질적으로 공개되어야 하며 특허청구범위에 포함된 것이어야 함 ·        해당 의약물질을 포함하거나 해당 의약물질로 구성되는 제품들은 반드시 호주식약청 TGA의 데이터베이스인 ARTG에 포함되어야 함 ·        해당 물질의 특허 출원일로부터 첫 규제 승인일까지 최소 5년이상이 소요되어야 함 Ono Pharmaceutical Co, Ltd v Commissioner of Patents [2021] FCA 643사건에서 Ono사의 호주 특허출원 제 2011203119호는 PD-1에 결합하는 모노클론항체 관련된 특허로 Ono사의 자체 제품인 ‘OPDIVO’와 타사의 제품인 ‘KEYTRUDA’에 모두 적용되었습니다. 두 제품 모두 TGA의 승인을 받았으나 타사 제품인 KEYTRUDA가 Ono사 제품인 OPDIVO보다 약 9개월 빠른 2015년4월16일 승인을 받았습니다. Ono사는 존속기간연장을 극대화하기 위해 두 제품 모두를 근거로 호주 특허청에 존속기간연장을 신청했습니다. Ono사의 선호안은 당연히 TGA 승인일이 더 늦은 자사의 OPDIVO제품의 승인일을 기준으로 최장의 존속기간연장을 받는 것이었습니다. 그러나 호주 특허청은 KEYTRUDA가 특허 대상인 모노클론항체에 대한 특허 연장 등록 출원의 대상이 되는 첫 의약품이라는 점을 이유로 존속기간연장을 KEYTRUDA의 TGA 승인일 기준으로 산정하여 결정하였습니다.   호주 연방법원의 판결 Ono사는 이에 불복하여 연방법원에 제소하였고 법원은 호주 특허청의 결정을 뒤집고 호주특허청에 Ono사 제품인 OPDIVO의 TGA승인일 기준으로 다시 기간산정을 하라고 주문했습니다. 사건을 주재한 Beach 판사는 특허청이 관련 법 조문을 ‘지나치게 문자 그대로의 해석했다’면서 특허권 존속기간연장제도의 주 목적은 특허권자에게 일어난 손실보상임을 상기시켰습니다. 즉, 의약품 관련 당국의 승인지연으로 초래되는 독점기간 단축에 대한 피해를 보상해주는 것이기 때문에 이에 맞춰 관련 조문을 유연하게 해석할 필요가 있다고 밝혔습니다. 이러한 유연한 접근을 할 경우 특허법 77조 해석시 기간연장 산정의 기준이 되는 당국의 승인일을 특허권자 자신의 제품 최초 승인일로 보아야 한다는 것이 법원의 입장이었습니다. 그렇지 않을 경우 특허권자가 당국에서 승인되는 모든 제품들을 모니터링하며 그 중에 자신의 특허와 관련된 제품이 승인되는지 일일이 확인해야 하므로 이 또한 명백히 터무니없고 비합리적이라는 Ono사의 주장에 동의했습니다.   시사점 이 판결로 인해 호주의 의약품 특허권자는 관련 특허물질이 적용된 타사 제품이 먼저 TGA의 승인을 받았더라도 뒤늦게 승인을 받은 자사 제품의 승인일 기준으로 특허권 존속기간연장을 신청할 수 있게 되었습니다. 또한, 호주 ARTG 데이터베이스 상의 타사 제품들을 지속적으로 모니터링해야 하는 부담에서도 벗어날 것으로 보입니다. 다만, 이 판결에서는 특허권자와 상업적 관련이 있는 라이센시나 스폰서의 제품이 먼저 TGA의 승인을 받았을 경우 이를 기간산정 기준과 관련하여 최초의 승인일로 볼 수 있는지에서는 명확히 다루지 않았습니다.   연방 법원의 이같은 판결은 호주 특허청의 오래된 관행에 반하는 것으로, 특허청은 이에 항소한 상태입니다.   면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.  


호주법원의 인공지능(AI) 발명자 인정판결

호주법원의 인공지능(AI) 발명자 인정판결 Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879   요약 • 스티븐 테일러(Stephen Thaler) 박사는 다부스(DABUS)라는 인공지능(AI) 시스템이 발명자로 기재된 특허를 호주에 출원함.  • 호주특허청(IP Australia)은 방식심사 단계에서 사람이 아닌 발명자가 기재되었다는 이유로 거절함.   • 테일러 박사는 불복하여 연방법원에 항소, 호주연방법원은 인공지능 시스템도 발명자가 될 수 있다고 판결.    1. 들어가며 세계적으로 인공지능의 발명자 인정 여부가 화두가 되고 있다. 인공지능이 발명한 것과 발명을 보조한 것을 어떻게 구별할 수 있는지, 발명의 보호와 이용을 도모하여 산업발달을 추구하고자 하는 특허제도의 일반적 목적에 비추어 인공지능의 발명을 더욱 장려해야 하는지, 이미 산업계에서 광범위하게 사용되고 있는 인공지능에 대한 별도의 법인격적인 정의가 필요한지 등에 대한 활발한 논의가 전개되고 있다.   이런 과정에서 최근 호주연방법원은 Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 케이스에서 법조문에 대한 유연한 해석과 호주특허법의 합목적에 기반하여 인공지능을 발명자로 인정하는 세계 최초의 판결을 내렸다.     2. 사건의 배경 미국의 인공지능 전문가인 테일러 박사는2019년 9월 17일, “음식물 저장용기 및 개선된 주의를 끄는 장치와 방법(“Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention”)이라는 PCT국제특허를 출원하였고 호주를 포함한 여러 국가의 국내단계에 진입하였다 (호주특허출원 제2019363177호). 테일러 박사의 특허출원서에는 “DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence”가 발명자로 기재되었는데, 다부스(DABUS)란 “Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience”의 앞글자를 딴 말로, 학습을 통해 자율적으로 발명을 하도록 프로그램된 인공지능 시스템이다.  테일러 박사 측에 따르면 다부스는 시스템 운영자가 요구한 특정 과제를 단순히 수행하는 로봇들과 달리 스스로 문제의 해결 방안을 도출해서 발명을 할 수 있는 인공지능 시스템이라고 한다.   테일러 박사는 대한민국, 캐나다, 중국, 유럽, 독일, 인도, 이스라엘, 남아프리카공화국(남아공), 영국, 미국 등 전세계 16개 국가에도 동일한 출원을 하였는데, 오직 사람만이 특허출원의 발명자가 될 수 있다는 이유로 이미 유럽 (EPO), 영국, 미국에서 거절되었다. 유일하게 남아공에서만 등록에 성공했지만 남아공에서는 등록 전 실체심사가 없다는 점을 고려할 때 호주가 비인간 인공지능 시스템을 발명자로 인정한 최초의 사례가 되었다.    3. 호주특허청의 판단 호주특허청에서는 해당 출원의 방식심사 과정에서 사람이 발명자로 명기되지 않았다는 이유로 의견제출통지서를 발부하였고, 이후 출원인 측에서는 다부스가 호주특허법상 발명자가 될 수 있다고 반박하였지만 받아들여지지 않아 출원은 최종적으로 소멸처리(lapse)되었다.  호주특허법 제15조1항에서는 특허를 받을 수 있는 자에 대해 (a) 발명자(inventor); (b) 특허가 승인될 당시 권리를 양도(assign) 받을 자격이 있는 자; (c) 발명자 또는 (b)에서 언급된 자로부터 유래된 소유권(title)을 가진 자; (d) 상기 (a)-(c)에서 언급된 자가 사망하는 경우 그 법률대리인으로 규정하고 있다.  논란이 되고 있는 “inventor”라는 단어에 대해 호주특허법에서는 따로 정의를 내리고 있지 않은데, 이에 호주특허청에서 해당 사건을 심리한 부국장(Deputy Commissioner)은 일반적으로 통용되는 사전적인 의미에 집중하여 “inventor”는 사람으로 해석되어야 마땅하다고 주장했다. 또한, 인공지능은 법인격이 없기 때문에 권리를 양도하는 행위를 수행할 수 없어 제15조1(b)항 또한 충족시킬 수 없다고 판단했다.  테일러 박사는 호주연방법원(Federal Court of Australia)에 호주특허청의 결정이 부당하다며 소를 제기했다.     4. 호주연방법원의 결정 2021년 7월 31일 호주연방법원의 비치 판사(Justice Beach)는 호주특허청의 결정을 뒤집고 사건을 호주특허청으로 되돌려 보냈다. 대학에서 법학과 과학을 전공하고 과학철학 석사학위도 소지한 노장의 베테랑 판사는 호주특허법에 대한 유연한 해석을 통해 인공지능도 발명자가 될 수 있다며 테일러 박사의 손을 들어주었다.   비치 판사는 판결문에서, “인공지능 시스템이 만들어낸 발명에 발명자의 이름이 필요하다면 누가 발명자가 되어야 하는가? 해당 인공지능을 만든 프로그래머? 인공지능의 소유자? 운영자, 트레이너, 데이터입력자? 아니면 이들 모두? 아니면 그들중 아무도?”라는 질문을 던지며 자율적으로 사고하며 창작물을 고안해내는 인공지능이 현실세계에 이미 실존하고 있음을 직시해야 한다고 지적했다.   나아가, 호주특허법에서는 발명자가 반드시 사람이어야 한다는 명시적인 정의가 없기 때문에 사람이 아닌 것도 발명자가 될 수 있다는 해석이 가능하다며, 기실 “inventor”라는 단어는 “computer”, “distributor”, “lawnmower”, “dishwasher”와 같은 일반 agent 명사로 해석될 수 있어 사물(thing)도 발명자가 될 수 있다고 판단했다. 법률에서 회사나 정당도 법인으로 간주되는 와중에 발명자를 사람으로만 정의하는 것은 너무 협소한 해석이라는 의견을 덧붙였다.   아울러, 비치 판사는 테일러 박사측이 주장한, 소유물에서 기인한 파생물은 소유물의 소유권자가 가진다는 관습법의 일반원칙 (예를 들어, 땅 주인에게는 그 땅에서 수확한 곡물에 대한 소유권이 있고, 소 주인에게는 그 소에서 나온 우유에 대한 소유권이 있음)을 받아들여, 설령 다부스가 직접 권리를 누군가에게 양도하는 행위를 할 수는 없지만 다부스가 고안해 낸 발명은 다부스의 소유권자인 테일러 박사에게 귀속되기 때문에 제15조1(c)항에도 만족시킬 수 있다고 하였다. 참고로, 테일러 박사는 다부스의 소스코드 저작권자로서 다부스에 대한 소유권은 인정 받았다.  마지막으로 비치 판사는 공공의 이익과 정책적인 판단 또한 고려대상이었음을 언급하면서 발명자라는 용어가 사람이라는 좁은 의미로만 해석되면 컴퓨터 과학 뿐만 아니라 인공지능 시스템을 통해 이익을 얻을 수 있는 여러 산업분야에서의 혁신을 저해할 우려가 있다고 지적했다. 따라서, 법적 용어는 맥락을 고려한 유연한 해석이 필요한데 발명자의 범위를 인공지능까지 확대하는 것은 호주특허법의 목적조항 (제2A조) (“…providing a patent system in Australia that promotes economic wellbeing through technological innovation and the transfer and dissemination of technology.”)에도 부합된다고 하였다.    5. 시사점 역사적인 이 판결이 호주법원의 최종 입장이 될 지는 미지수이다. 많은 이들이 예상했던 바와 같이 호주특허청은 2021년 8월 27일, 호주연방법원의 판결에 불복하는 항소를 제기했다. 항소법원 또한 인공지능을 발명자로 인정하는 기존의 판결에 동의할 경우 향후 인공지능이 발명에 대한 전세계의 특허출원이 호주에 집중될 가능성도 있다.    특허의 진보성 판단시 당업자(person skilled in the art) 기준 설정시 인공지능이 고안해 낸 발명과 사람의 발명을 동일하게 적용할 경우 불공정 문제가 발생할 수도 있다. 또한, 인간의 발명능력을 인공지능이 온전히 대체할 수 있을지, 사람보다 우수한 발명능력을 지닌 인공지능을 개발하는 것이 오히려 더 효율적일지, 과연 어떤 방향이 특허제도의 목적에 부합하는 길인지 여러 의문이 꼬리를 문다. 무엇보다, 경제적 논리에 매몰될 경우 직무발명 보상이 필요없는 인공지능이 수많은 연구개발 인력을 대체하게 될 우려도 있다.   반면, 인공지능 발명을 옹호하는 입장에서는 머신러닝, 제약산업 등 많은 분야에서 이미 인공지능 시스템이 폭넓게 활용되고 있기 때문에 시대적 흐름에 맞는 법과 제도의 개선이 필요하다고 주장한다.  비치 판사가 판결문에서 인용한 호주특허법의 목적조항이 불과 얼마 전인 2019년에 신설된 조항이라는 점에서 흥미롭다. 당시 호주에서는 개정법 초안을 둘러싸고 변리업계에서는 호주의 특허제도가 추구하고자 하는 “economic wellbeing through technological innovation”이 정확히 무슨 의미인지, 이러한 목적조항의 삽입 자체가 특허 대상의 범위를 제한할 가능성은 없는지 우려를 표하는 이들이 많았다.  비치 판사가 판결문에서 언급하여 유명해진 문구를 인용하며 본 칼럼을 맺고자 한다  “We are both created and create. Why cannot our own creations also create?”   작성일: 2021년 9월 10일 작성자: 김현태 파트너 변호사 작성도움: 곽민정 법률 사무원 (Paralegal)   면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.  


아마존 브랜드 레지스트리 상표 등록

이번 칼럼에서는 아마존(Amazon Inc) 오픈 마켓플레이스를 통해 상품을 판매하시는 글로벌 셀러(seller)분들이 많이 궁금해하시는 아마존 브랜드 레지스트리 (Amazon Brand Registry)에 대해 다루어 보고자 합니다.  아마존 브랜드 레지스트리는 아마존 마켓플레이스의 셀러들이 소유한 브랜드를 보호하기 위해 아마존이 자체적으로 운영하는 일종의 내부 등기소입니다.  <아마존 브랜드 레지스트리 로고>   아마존 마켓플레이스에서 타사 브랜드의 상품을 판매하는 셀러에게는 해당되지 않으며, 자신의 고유한 브랜드 상품을 판매하는 셀러만 아마존 브랜드 레지스트리에 상표 등록이 가능합니다.    브랜드 레지스트리에 등록하게 되면 아마존에서 제공하는 여러 혜택을 누릴 수 있는데, 가장 큰 장점은 당연히 신속하고 효과적인 브랜드 보호라고 할 수 있습니다. 아마존뿐만 아니라 다른 전자상거래 사이트들도 내부적으로 지식재산권 보호정책을 가지고는 있으나, 실제 침해사례가 발생시 효과적으로 대응하기가 어려울 때가 많습니다. 아마존은 판매중인 상품들의 이미지와 소개글 등을 아마존 브랜드 레지스트리에 등록된 상표와 비교하는 글로벌 검색기능을 보유하고 있어서, 상표침해에 대한 효과적이고 신속한 대응이 가능합니다. 브랜드 레지스트리 제도가 도입되면서 상표침해로 추정되는 건수가 99퍼센트나 감소되었고 60억개가 넘는 제품 목록이 삭제되었다고 합니다.   아마존 브랜드 레지스트리에 등록이 될 경우 다른 판매자들과는 차별적으로 제품 상세 페이지에 추가적으로 정보를 기입할 수 있는 권리도 주어집니다. 예를 들면, 제품 상세 정보란에 이미지 (A+ content) 와 동영상(Video Asset) 기능을 추가할 수 있기 때문에 제품에 대한 다양한 콘텐츠를 소비자들에게 제공할 수 있습니다. 이를 통해 소비자들에게 브랜드 인지도 및 신뢰도를 높일 수 있고 정확하고 상세한 상품 정보를 전달할 수 있어서 결국 매출의 증가로도 이어질 확률이 매우 높습니다.  아마존 브랜드 레지스트리에 자신의 브랜드(상표)를 등록하기 위해서는 특정국가의 특허청에 등록된 상표를 보유하고 있어야 합니다. 2021년 7월 기준으로 아마존 브랜드 레지스리트리에 등록이 가능한 상표등록국가는 호주, 미국, 브라질, 캐나다, 멕시코, 인도, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 터키, 싱가폴, 스페인, 네덜란드, 사우디아라비아, 영국, 스웨덴, 폴란드, 유럽연합(EU), 아랍에미레이트연합(UAE) 등 20개국이며, 이 외 다른 국가에 등록된 상표는 아마존 브랜드 레지스트리에 등록할 수 없습니다. 즉, 예를 들어 한국이나 중국, 뉴질랜드 특허청에 등록된 상표는 현재 인정되지 않고 있습니다. 또한, 마드리드 의정서를 통해 세계지식재산권기구 (WIPO)에 등록된 상표도 인정되지 않으며 반드시 위 20개국의 국가 특허청에 직접 출원한 상표들만 대상이 됩니다.  아마존 브랜드 레지스트리에 상표 등록시 필요한 정보로는 상표명, 출원/등록번호, 지정상품 리스트, 제조/유통국가정보 등입니다. 호주 상표의 경우 문자형태 또는 이미지로 구성된 상표를 등록할 수 있으며 정식 등록전이라도 등록신청(출원)이 된 상태라면 아마존 브랜드레지스트리에 등록이 가능합니다. 문자상표는 판매하는 상품 브랜드와 동일해야 하고 이미지 형태의 상표의 경우 호주 특허청에 제출한 이미지와 동일한 파일을 제출해야 합니다. 아마존 브랜드 레지스트리에 이미 등록한 상표의 정보가 변경될 경우 해당 내용에 대한 업데이트가 요구되며 신규 브랜드 런칭시 이 또한 출원/등록된 상표가 있다면 셀러가 직접 추가할 수 있습니다.  아마존은 2021년 7월 현재, 전세계 18개 국가에서 마켓플레이스를 운영하고 있으며 1,000만명이 넘는 판매자가 3억개가 넘는 상품을 판매하고 있다고 합니다. 소비자는 클릭 몇 번으로 손쉽게 상품을 구매할 수도 있고, 판매자는 전세계 소비자들에게 상품을 판매 및 배송할 수 있는 혁신적인 플랫폼을 활용할 수 있습니다. 아마존 마켓플레이스에서 활동하는 글로벌 셀러분들은 아마존 브랜드 레지스트리를 적극 이용하여 가짜브랜드상품, 모방상품으로부터 자신의 브랜드를 보호하고 아마존에서 제공하는 다양한 마케팅 수단을 이용해 보시기를 바랍니다.  최근, 화장품이나 식품을 외국으로 수출하는 한국 중소/중견기업들의 호주 내 상표권 등록의뢰가 많이 증가하고 있습니다. 한국 특허청에 등록된 상표로는 아마존 브랜드 레지스트리의 등록이 불가하고 다른 국가, 특히 미국 특허청의 출원/심사 절차는 까다롭기 때문에, 상대적으로 절차가 간소한 호주 특허청에 출원한 후 아마존 브랜드 레지스트리에 등록하는 우회적인 방안을 선택하는 것입니다. 호주 특허청의 상표심사는 한국보다 빠른 편이고 호주로 수출되는 상품과 관련하여 상표권도 확보할 수 있기 때문에 일석이조라고 할 수 있습니다.   작성일: 2021년 7월 15일   면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 속한 법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.