X

2021 호주의 지식재산권 출원 동향

김현태    07 Jul 2021


2021년 4월, 호주 지식재산청(IP Australia)은 지난 한 해 동안 호주에 출원된 특허, 상표, 디자인, 식물 품종보호권 등 지식재산권 출원/등록건수를 집계한 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)을 발간했다. 

지식재산권 출원은 신기술, 신제품 개발, 창업 등과 밀접한 관련이 있고 통상 1-3년 정도 선행해서 이루어 진다는 점을 감안할 때, 출원동향의 변화는 향후 경기 예측의 바로미터로 해석될 수 있다. 

COVID-19 팬데믹의 여파와 세계 경기의 위축으로 특허 및 디자인 출원건수는 각각 2%와 4% 감소한 반면, 상표출원은 반대로 8%나 눈에 띄게 증가하였다. 특허, 상표, 디자인 각 권리별 출원동향은 다음과 같다. 

 

□ 호주 특허 출원동향

지난해 총 호주 특허 출원건수는 29,293건으로 전년도 대비 약 2%가 감소하였다. 하지만 여전히 10년 연평균 수치와 비교시 견고한 수준을 유지하고 있다. 이 중 특허 협력 조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)을 통해 출원된 건수는 전년보다 1% 증가하여 전체 출원 중 약 72% (21,129건)를 기록한 반면, 호주 특허청에 직접 출원(Direct Application)된 건수는 전년도보다 8%가 하락한 8,164건으로 집계되었다. 

 

자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)

 

전체 출원 건수 중 외국인(Non-resident)에 의해 출원된 비율이 92%(26,894건)로 절대 다수를 차지하고 있는 반면, 호주 내국인(Resident)에 의한 출원건수 비율은 8%(2,399건)에 불과하여, 여전히 외국인 주도의 특허 확보 활동이 대세를 이루고 있음을 알 수 있다. 

 

자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)

 

특허 다출원 외국 국가로는 미국이13,122건으로 전체의 45%를 차지하며 부동의 1위를 고수하였고, 중국(2,358건), 일본(1,643건), 독일(1,344건) 그리고 영국 (1,253건)이 뒤를 이었다. 중국인의 특허 출원 건수가 작년대비 25% 증가하여 전체 출원건수 중 8%를 차지하면서 2년 연속 다출원 국가 2위에 이름을 올린 점이 특히 주목할 만한 점이라고 할 수 있다. 

다출원 외국기업 순위 5위 안에는 오포(Guangdong Oppo Mobile Telecommunications), LG전자, 화웨이(Huawei), 애플(Apple Inc) 그리고 퀄컴(Qualcomm)이 이름을 올렸는데 모두 테크 기업이라는 공통점이 눈에 띈다. 

호주기업 중 다출원기업 상위 기업들에는 도박게임기 제조사인 아리스토크라트(Aristocrat)가 예년에 이어 1위를 지켰고, 호주 최대 연구기관인 씨에스아이알오(CSIRO), 주방기기 및 커피머신 제조업체인 브레빌(Breville), 시드니대학(The University of Sydney)과 모나쉬대학(Monash University)이 각각 순서대로 랭크되었다.    

산업 분야별로는 의료기술(Medical Technology) 분야가 3,701 건으로 1위를 기록했으며, 코로나의 여파로 인해, 의약품(Pharmaceuticals) 분야 특허출원이 무려 21%나 증가했다. 아울러, 생명과학(Biotechnology) 분야의 특허출원건수도 4% 증가를 기록했다. 이와는 대조적으로, 유기정밀화학(Organic Fine Chemistry)과 토목공학 분야는 각각 1%, 12%씩 감소가 있었다.  

                         호주내 특허 다출원 5위 산업분야별 현황

자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)

 

2021년 8월 25일 기준으로 혁신특허 (innovation patent) (한국의 구 실용신안무심사 제도와 유사)가 폐지(신규 출원은 금지되지만 기존에 출원/등록된 혁신특허는 유지)됨에 따라 혁신특허의 폐지 전에 출원하여 등록받고자 하는 움직임이 부쩍 많아졌다. 혁신특허 출원건수는 전년 대비 2.5배가 증가하면서 총 4,586 건수를 기록했는데, 이 중 외국인의 혁신특허 건수가 3배 이상 증가하였다. 외국인 중에서도 중국과 인도기업들의 혁신특허 출원건수가 폭발적으로 증가했는데, 정식 심사를 통과하지 않고도 특허등록증을 받을 수 있는 장점을 십분 활용하고자 하는 것으로 보인다. 

 

□ 호주 상표 출원동향

2020년 총 호주 상표 출원건수는 81,702건으로 전년도 대비 약 8%가 증가하였다. 이 중 호주 내국인의 출원 건수가 17%  증가한 51, 662건을 기록한 반면 외국인의 출원 건수는 4% 감소한 30,040건을 기록하였다. 코로나로 인해 호주 국내 GDP가 작년에 7%나 감소했음에도 불구하고 상표 출원건수는 오히려 증가한 셈인데, 팬데믹 상황에서도 내국인에 의한 새로운 브랜드 런칭 및 신규 사업 창업이 활발했다는 의미로 해석될 수 있다. 

노던 테리토리 주를 제외한 다른 호주 지역에서 전반적으로 상표 출원건수가 작년 대비 증가했는데, 다출원인이 거주한 지역은 뉴사우스웨일스주 (18,286 건)와 빅토리아주 (16,105건)로 여전히 시드니와 멜번이 속한 두 개 주에서 활발한 경제 활동이 이루어 지고 있음을 알 수 있다. 

 자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)

 

상표 다출원 외국 국가로는 특허와 마찬가지로 미국(8,918건)과 중국(4,815건)이 나란히 1위와 2위에 이름을 올렸고 그 뒤를 영국(2,215건), 독일(1,709건)  그리고 일본 (1,323건)이 차지했다. 다른 국가들의 전년 대비 상표 출원건수가 소폭 하락한 데 반해 일본은 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

지정상품 및 서비스별로 살펴 보면, 전자기기, 휴대폰 등이 속한 제9류(14,130건), 광고·도소매업 등이 속한 제35류(14,370건), 교육·컨설팅·엔터테인먼트 분야가 속한 제41류(10,816 건), 과학기술 서비스 등이 속한 제 42류(9,719건), 의류 등이 속한 제 25류(7,239건)가 상위 1위부터 5위에 올랐다. 특허와 마찬가지로 상표 출원 또한 의약품이 속한 제5류 및10류의 지정 건수가 41% 및 56%로 대폭 증가했지만 상위 5위 안에는 진입하지 못했다.   

 

                    호주내 상표 다출원 5위 산업분야별 현황

자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)

 

호주 기업 중 다출원 상위 5개사에는 블루스콥 스틸 (Bluescope Steel), 블루 문 히로(Australia Blue Moon Hero), 아리스토크라트 (Aristocrat Technologies Australia), 콜스(Coles Group), 피나클(Pinnacle Liquor Group)이 이름을 올렸다. 외국 기업 중에서는 화웨이 (Huawei Technologies),  노바티스 (Novartis AG), 애플 (Apple), 아마존 테크놀로지 (Amazon Technologies), 존슨앤존슨 (Johnson & Johnson)이 각각 1위에서 5위까지 랭크되었다.  

 

□ 호주 디자인 출원동향

2020년 호주 내 디자인 출원 건수는 전년 대비 약4% 하락한 7,165건을 기록하였는데, 내국인 (-3%) 및 외국인(-5%) 모두 출원건수 하락을 보였다. 

로카르노 분류법에 의한 개별 산업분야별로는 운송기기 등이 속한 제12류, 통신장비 등이 속한 제14류, 의료 및 실험실 장비 등이 속한 제24류, 포장용기 등이 속한 제9류 등이 다출원 디자인으로 확인되었다. 전체적으로 호주 내국인들의 출원은 섬유/패션용품에 집중된 반면 외국인들의 출원은 소비자 및 보건기술 관련 디자인에 치중된 것으로 분석되었다. 

외국인 다출원 국가 순위로는 미국 (1,853건), 중국 (486건), 영국 (358건), 일본 (262건), 그리고 독일 (220건) 순이었다. 미국이 여전히 순위로는 1위였지만 출원 건수로는11퍼센트나 감소한 반면 중국은 31%, 그리고 영국은 59%나 증가하였다. 

다출원인 순위에서는 호주 국내 기업 중 패션사인 짐머만웨어(Zimmermann Wear)가 1위, 외국 기업 중에서는 필립스 (Philips)가 1위에 올랐고 그 뒤를 구글 (Google)이 이었다. 

 

자료: 호주 지식재산 보고서 2021 (Australian Intellectual Property Report 2021)

 

□ 시사점

COVID-19 팬데믹으로 인한 경제 활동 위축으로 호주 내 지식재산권 출원건수의 약세가 어느 정도 예상되었지만 하락폭이 그다지 크지 않아 비교적 선방을 했다는 평가이다. 오히려 호주 내 상표 출원건수, 특히 내국인의 출원 건수는 대폭 증가하였고, 이것은 내수 경제 활성화의 신호탄으로 볼 수 있어 고무할 만한 일이다. 

특허, 상표, 디자인 전 분야에 걸쳐 의약품, 레저, 아웃도어 제품 관련 건수가 늘어난 것은 비단 호주만의 일로 볼 수는 없고 코로나 사태로 인한 전세계적인 산업지형 변화와도 맥을 같이 한다고 볼 수 있다. 

특허의 경우 2021년 8월 혁신특허 제도의 폐지가 예정되어 있는 관계로 폐지 전 출원러쉬가 계속되고 있고 특히 중국과 인도 기업들이 앞다투어 출원하고 있는 양상이다. 

미국과 중국의 경우 전년도와 마찬가지도 특허, 상표, 디자인 전 분야에서 호주 내 다출원 국가 순위 1위와 2위를 차지했지만 내용면에서는 미국의 경우 건수가 대폭 줄어든 반면 중국은 증가하여 양국 기업의 출원건수 격차가 좁혀 지고 있다. 특히, 중국의 경우 호주에 무역보복을 가하는 등 정치, 경제적으로 호주와 관계가 많이 소원해졌음에도 불구하고 중국 기업들의 호주 내 특허, 상표 확보 활동이 지속적으로 증가하고 있는 점도 흥미롭다. 

한국 기업들의 경우 호주 내 의약품, 진단기기, 화장품, 식품 등과 관련한 지식재산권 확보 활동이 꾸준히 증가하는 것으로 보인다. 특히, 최근에는 필자에게 호주 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 위한 상표등록 의뢰 문의가 증가하고 있어 전자상거래 플랫폼을 통한 호주 수출에 관심이 높아지고 있음을 알 수 있다. 

Key Contacts

김현태

김현태

파트너 변호사

Related Insights and News

더보기 >


호주법원의 인공지능(AI) 발명자 인정판결

호주법원의 인공지능(AI) 발명자 인정판결 Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879   요약 • 스티븐 테일러(Stephen Thaler) 박사는 다부스(DABUS)라는 인공지능(AI) 시스템이 발명자로 기재된 특허를 호주에 출원함.  • 호주특허청(IP Australia)은 방식심사 단계에서 사람이 아닌 발명자가 기재되었다는 이유로 거절함.   • 테일러 박사는 불복하여 연방법원에 항소, 호주연방법원은 인공지능 시스템도 발명자가 될 수 있다고 판결.    1. 들어가며 세계적으로 인공지능의 발명자 인정 여부가 화두가 되고 있다. 인공지능이 발명한 것과 발명을 보조한 것을 어떻게 구별할 수 있는지, 발명의 보호와 이용을 도모하여 산업발달을 추구하고자 하는 특허제도의 일반적 목적에 비추어 인공지능의 발명을 더욱 장려해야 하는지, 이미 산업계에서 광범위하게 사용되고 있는 인공지능에 대한 별도의 법인격적인 정의가 필요한지 등에 대한 활발한 논의가 전개되고 있다.   이런 과정에서 최근 호주연방법원은 Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 케이스에서 법조문에 대한 유연한 해석과 호주특허법의 합목적에 기반하여 인공지능을 발명자로 인정하는 세계 최초의 판결을 내렸다.     2. 사건의 배경 미국의 인공지능 전문가인 테일러 박사는2019년 9월 17일, “음식물 저장용기 및 개선된 주의를 끄는 장치와 방법(“Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention”)이라는 PCT국제특허를 출원하였고 호주를 포함한 여러 국가의 국내단계에 진입하였다 (호주특허출원 제2019363177호). 테일러 박사의 특허출원서에는 “DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence”가 발명자로 기재되었는데, 다부스(DABUS)란 “Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience”의 앞글자를 딴 말로, 학습을 통해 자율적으로 발명을 하도록 프로그램된 인공지능 시스템이다.  테일러 박사 측에 따르면 다부스는 시스템 운영자가 요구한 특정 과제를 단순히 수행하는 로봇들과 달리 스스로 문제의 해결 방안을 도출해서 발명을 할 수 있는 인공지능 시스템이라고 한다.   테일러 박사는 대한민국, 캐나다, 중국, 유럽, 독일, 인도, 이스라엘, 남아프리카공화국(남아공), 영국, 미국 등 전세계 16개 국가에도 동일한 출원을 하였는데, 오직 사람만이 특허출원의 발명자가 될 수 있다는 이유로 이미 유럽 (EPO), 영국, 미국에서 거절되었다. 유일하게 남아공에서만 등록에 성공했지만 남아공에서는 등록 전 실체심사가 없다는 점을 고려할 때 호주가 비인간 인공지능 시스템을 발명자로 인정한 최초의 사례가 되었다.    3. 호주특허청의 판단 호주특허청에서는 해당 출원의 방식심사 과정에서 사람이 발명자로 명기되지 않았다는 이유로 의견제출통지서를 발부하였고, 이후 출원인 측에서는 다부스가 호주특허법상 발명자가 될 수 있다고 반박하였지만 받아들여지지 않아 출원은 최종적으로 소멸처리(lapse)되었다.  호주특허법 제15조1항에서는 특허를 받을 수 있는 자에 대해 (a) 발명자(inventor); (b) 특허가 승인될 당시 권리를 양도(assign) 받을 자격이 있는 자; (c) 발명자 또는 (b)에서 언급된 자로부터 유래된 소유권(title)을 가진 자; (d) 상기 (a)-(c)에서 언급된 자가 사망하는 경우 그 법률대리인으로 규정하고 있다.  논란이 되고 있는 “inventor”라는 단어에 대해 호주특허법에서는 따로 정의를 내리고 있지 않은데, 이에 호주특허청에서 해당 사건을 심리한 부국장(Deputy Commissioner)은 일반적으로 통용되는 사전적인 의미에 집중하여 “inventor”는 사람으로 해석되어야 마땅하다고 주장했다. 또한, 인공지능은 법인격이 없기 때문에 권리를 양도하는 행위를 수행할 수 없어 제15조1(b)항 또한 충족시킬 수 없다고 판단했다.  테일러 박사는 호주연방법원(Federal Court of Australia)에 호주특허청의 결정이 부당하다며 소를 제기했다.     4. 호주연방법원의 결정 2021년 7월 31일 호주연방법원의 비치 판사(Justice Beach)는 호주특허청의 결정을 뒤집고 사건을 호주특허청으로 되돌려 보냈다. 대학에서 법학과 과학을 전공하고 과학철학 석사학위도 소지한 노장의 베테랑 판사는 호주특허법에 대한 유연한 해석을 통해 인공지능도 발명자가 될 수 있다며 테일러 박사의 손을 들어주었다.   비치 판사는 판결문에서, “인공지능 시스템이 만들어낸 발명에 발명자의 이름이 필요하다면 누가 발명자가 되어야 하는가? 해당 인공지능을 만든 프로그래머? 인공지능의 소유자? 운영자, 트레이너, 데이터입력자? 아니면 이들 모두? 아니면 그들중 아무도?”라는 질문을 던지며 자율적으로 사고하며 창작물을 고안해내는 인공지능이 현실세계에 이미 실존하고 있음을 직시해야 한다고 지적했다.   나아가, 호주특허법에서는 발명자가 반드시 사람이어야 한다는 명시적인 정의가 없기 때문에 사람이 아닌 것도 발명자가 될 수 있다는 해석이 가능하다며, 기실 “inventor”라는 단어는 “computer”, “distributor”, “lawnmower”, “dishwasher”와 같은 일반 agent 명사로 해석될 수 있어 사물(thing)도 발명자가 될 수 있다고 판단했다. 법률에서 회사나 정당도 법인으로 간주되는 와중에 발명자를 사람으로만 정의하는 것은 너무 협소한 해석이라는 의견을 덧붙였다.   아울러, 비치 판사는 테일러 박사측이 주장한, 소유물에서 기인한 파생물은 소유물의 소유권자가 가진다는 관습법의 일반원칙 (예를 들어, 땅 주인에게는 그 땅에서 수확한 곡물에 대한 소유권이 있고, 소 주인에게는 그 소에서 나온 우유에 대한 소유권이 있음)을 받아들여, 설령 다부스가 직접 권리를 누군가에게 양도하는 행위를 할 수는 없지만 다부스가 고안해 낸 발명은 다부스의 소유권자인 테일러 박사에게 귀속되기 때문에 제15조1(c)항에도 만족시킬 수 있다고 하였다. 참고로, 테일러 박사는 다부스의 소스코드 저작권자로서 다부스에 대한 소유권은 인정 받았다.  마지막으로 비치 판사는 공공의 이익과 정책적인 판단 또한 고려대상이었음을 언급하면서 발명자라는 용어가 사람이라는 좁은 의미로만 해석되면 컴퓨터 과학 뿐만 아니라 인공지능 시스템을 통해 이익을 얻을 수 있는 여러 산업분야에서의 혁신을 저해할 우려가 있다고 지적했다. 따라서, 법적 용어는 맥락을 고려한 유연한 해석이 필요한데 발명자의 범위를 인공지능까지 확대하는 것은 호주특허법의 목적조항 (제2A조) (“…providing a patent system in Australia that promotes economic wellbeing through technological innovation and the transfer and dissemination of technology.”)에도 부합된다고 하였다.    5. 시사점 역사적인 이 판결이 호주법원의 최종 입장이 될 지는 미지수이다. 많은 이들이 예상했던 바와 같이 호주특허청은 2021년 8월 27일, 호주연방법원의 판결에 불복하는 항소를 제기했다. 항소법원 또한 인공지능을 발명자로 인정하는 기존의 판결에 동의할 경우 향후 인공지능이 발명에 대한 전세계의 특허출원이 호주에 집중될 가능성도 있다.    특허의 진보성 판단시 당업자(person skilled in the art) 기준 설정시 인공지능이 고안해 낸 발명과 사람의 발명을 동일하게 적용할 경우 불공정 문제가 발생할 수도 있다. 또한, 인간의 발명능력을 인공지능이 온전히 대체할 수 있을지, 사람보다 우수한 발명능력을 지닌 인공지능을 개발하는 것이 오히려 더 효율적일지, 과연 어떤 방향이 특허제도의 목적에 부합하는 길인지 여러 의문이 꼬리를 문다. 무엇보다, 경제적 논리에 매몰될 경우 직무발명 보상이 필요없는 인공지능이 수많은 연구개발 인력을 대체하게 될 우려도 있다.   반면, 인공지능 발명을 옹호하는 입장에서는 머신러닝, 제약산업 등 많은 분야에서 이미 인공지능 시스템이 폭넓게 활용되고 있기 때문에 시대적 흐름에 맞는 법과 제도의 개선이 필요하다고 주장한다.  비치 판사가 판결문에서 인용한 호주특허법의 목적조항이 불과 얼마 전인 2019년에 신설된 조항이라는 점에서 흥미롭다. 당시 호주에서는 개정법 초안을 둘러싸고 변리업계에서는 호주의 특허제도가 추구하고자 하는 “economic wellbeing through technological innovation”이 정확히 무슨 의미인지, 이러한 목적조항의 삽입 자체가 특허 대상의 범위를 제한할 가능성은 없는지 우려를 표하는 이들이 많았다.  비치 판사가 판결문에서 언급하여 유명해진 문구를 인용하며 본 칼럼을 맺고자 한다  “We are both created and create. Why cannot our own creations also create?”   작성일: 2021년 9월 10일 작성자: 김현태 파트너 변호사 작성도움: 곽민정 법률 사무원 (Paralegal)   면책공고 본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.  


LG의 롤러블 TV “ROLED” 와 ROLEX 시계 상표

2020년 10월 LG전자는 세계 최초로 돌돌 말리는 65인치 롤러블(Rollable) TV인 ‘LG 시그니처 올레드 R (LG SIGNATURE OLED R)’을 출시했습니다. VVIP 고객을 겨냥해 판매가로 1억원이 책정된 이 초고가 TV는 시청할 때는 화면을 펼쳐주고 시청하지 않을 때는 본체 속으로 화면을 돌돌 말아 넣을 수 있도록 설계되어 있습니다. 디스플레이가 두루마리처럼 말려야 하기 때문에 백라이트(backlight)가 필요없는 올레드 (OLED: 유기발광다이오드)의 강점을 극대화했다는 평가가 있습니다. LG가 이 롤러블 TV를 “ROLED”라는 브랜드로 세계 시장을 진출할 것이라는 소문이 있었습니다. 실제로 LG 측은 LG Display명의로 2년 전 일찌감치 호주에 “ROLED”라는 상표권 등록을 신청해 두었습니다. 하지만 LG Display가 신청한 ROLED 상표권 신청은 스위스의 유명 시계 기업 ROLEX의 반대에 부딪혔습니다. LG의 상표권 신청에 포함된 스마트 워치 (smart watch)가 쟁점이었는데, ROLEX 측은 자사 브랜드의 명성에 비추어보아 ROLED라는 상표가 시계 (손목 시계든 스마트 워치든) 브랜드로 사용될 경우 소비자들을 기만하거나 혼동을 줄 개연성이 높다고 주장했습니다. 이렇게 시작된 분쟁은 1년 간 쌍방의 공방 끝에 결국 스위스 ROLEX의 승리로 끝났습니다 (Rolex SA v LG Display Co Ltd [2020] ATMO 136). 호주 특허청의 심판관은 ROLEX의 국제적 명성은 인정할 만한 수준이며 LG가 신청한 ROLED는 ROLEX와 비교시 끝자리 “D”만 “X”로 바뀐 것일 뿐 나머지 4개의 문자가 동일하다며 충분히 소비자 간의 혼동이 발생할 여지가 있다고 판시했습니다. 공판에서 LG측은 ROLED의 첫 문자 R은 Rollable의 약자이며 유기 발광 다이오드인 OLED와 합성하여 R+OLED로 조어한 것이라며 OLED 제품임을 강조하는 상표라고 주장했습니다. 하지만 심판관은 이 주장을 역으로 이용하여 ROLEX 또한 기술 발전 추이에 따라 전통적인 시계뿐만 아니라 스마트 시계로 진출시 OLED 기술을 활용할 경우, ROLED라는 브랜드를 사용할 개연성이 있다고 해석했습니다. 또한 심판관은 LG측이 알파벳 26글자중 하필 R을 골라 OLED 앞에 붙인 것에 의구심을 표하며 명품 시계 브랜드인 ROLEX의 명성에 편승하고자 하는 의도가 보인다고 덧붙였습니다. 결과적으로 LG가 신청한 ROLED 상표는 스마트 워치 상품을 삭제하고 나머지 TV, 컴퓨터 등에 한해서만 호주에서 등록을 받을 수가 있었습니다. 재미난 사실은 비슷한 시기에 ROLEX가 호주 뿐 아니라 한국에서도 LG를 상대로 동일한 상표권 분쟁을 일으켰었는데 한국의 특허심판원은 반대로 LG의 손을 들어줬습니다. 한국 심판부에 따르면 ROLED와 ROLEX는 앞문자 4개가 동일한 것 외에는 외관이 상이하고 발음도 롤레드/로레드 Vs 롤렉스/로렉스로 확실한 차이가 있다고 지적했습니다. 또한, ROLEX는 명품 시계 브랜드로 이미 소비자에게 널리 알려져 있어 LG가 ROLED라는 스마트 워치를 출시한다고 한들 대중들 사이에 혼동 가능성이 없다고  판단했습니다. 물론 한국의 심판부가 자국 기업에 유리한 판결을 내렸다고 해석할 사람도 있을 수 있겠습니다만 ‘상표의 명성’에 근거한 이의신청 진행시 상반된 결과가 나올 수 있다는 점에서 흥미로운 사건이라 할 수 있습니다. 즉, 한쪽에서는 유명 상표의 명성에 편승한 모방 상표 등록 시도라는 프레임을 씌울 수 있는 반면, 다른 한편에서는 상대의 상표가 너무 유명해서 내가 약간 유사한 상표를 사용한다고 한들 품질과 가격 등에서 월등한 차이가 나기 때문에 소비자들을 기만할 우려가 없다고 주장할 수도 있습니다. 후자의 주장은 실제 명품 브랜드 기업으로부터 침해중지 내용증명을 받았던 저희 의뢰인의 사건에서 제가 활용하여 성공적인 방어를 할 수 있었던 논거이기도 했습니다. 호주에서 창업하거나 새로운 제품을 선보이기 전 상표 등록은 필수적으로 고려해야 할 사항입니다. 상표는 문자, 로고 또는 슬로건 모두 등록이 가능합니다. 아울러, 상표권 등록 신청 전 다른 상표와 유사한지 검토해서 발생할지도 모를 상표권 분쟁을 미연에 방지하는 것이 좋습니다.


호주 상표 등록 절차

호주의 지식재산청인 IP Australia (www.ipaustralia.gov.au)와 뉴질랜드 지식재산청인 IPONZ (www.iponz.govt.nz)는 각국의 지식재산권 주무관청입니다. IP Australia와 IPONZ는 출원(등록신청)된 상표의 등록여부를 심사하고 이의신청 절차 등을 처리합니다. 또한, 상표의 갱신, 양도, 취소 등의 관리 업무도 수행합니다. 호주/뉴질랜드의 상표법상 등록 가능한 상표는 문자, 숫자, 도형 또는 이들이 결합된 상표 및 냄새, 소리, 색채 등 특수상표를 포함합니다. 등록상표의 권리 존속기간은 10년이며, 갱신료 납부시 10년 단위로 갱신도 할 수 있습니다. 단, 등록된 상표라도 일정 기간 사용하지 않을 경우 제3자의 신청에 의해 등록이 취소될 수도 있습니다. 상표 출원방식은 마드리드 의정서를 통한 국제상표 등록시 호주/뉴질랜드를 지정하는 방식과 IP Australia/IPONZ에 직접 출원하는 방식 중 선택할 수 있습니다. 상표 출원시 상표가 사용될 특정 상품 또는 서비스를 지정해야 하는데 국제NICE 분류에 따라 제1류~ 45개류 항목 내에 포함시켜야 합니다. 호주 및 뉴질랜드의 상표 등록절차는 대동소이하며 아래와 같습니다 (밑줄 내용은 뉴질랜드에만 적용).   1. 선행상표조사 - 출원 전 동일/유사 상표의 존재 여부를 선행상표 조사를 통해 확인함으로써 침해가능성, 등록가능성 검토.   2. 상표출원 - 출원인의 영문 이름과 주소, 상표의 견본과 지정상품/서비스 - 조약에 의한 우선권 주장시 관련 우선권 내용 - 상표가 영문이 아닐 경우 영어번역문 - 뉴질랜드의 경우 뉴질랜드 내 상표 사용 여부   3. 상표심사 - 출원일로부터 약 4-5개월 소요 (긴급사유로 우선심사 신청 가능) - 뉴질랜드의 경우 출원일로부터 약 3-4주 소요 - 선행상표와의 충돌, 상표의 식별성 등 심사 - 심사결과 거절사유 발견시 1차 심사보고서가 발부되고, 이 거절사유는 15개월 내 극복해야 함. - 뉴질랜드의 경우, 1차 심사보고서 발부일로부터 12개월 내 극복해야 함. - 마드리드 의정서를 통한 호주/뉴질랜드 출원시, 심사보고서가 발부되면 호주/뉴질랜드 내 대리인을 임명해야 답변 가능   4. 출원공고 및 이의신청 - 심사통과시 상표를 공보에 2개월 간 공고 - 뉴질랜드의 경우 3개월 간 공고 - 이 기한 내 이의신청 제기시 별도의 이의신청 절차 진행됨   5. 상표등록 - 이의신청이 없을 경우 상표 등록 완료되며 전자문서 형식(PDF)의 등록증 발급 - 등록상표의 유효기간은 10년 (매 10년마다 갱신 가능)   등록상표의 소유권자에게는 호주 또는 뉴질랜드 내 독점, 배타적 사용권이 부여됩니다. 따라서, 타인의 상표권을 침해하지 않기 위해서는 반드시 호주 또는 뉴질랜드 시장 진출 전 선행상표 검색을 통해 동일,유사한 상표가 존재하는 지 확인하는 것이 중요합니다. 사용하고자 하는 상표가 등록가능할 경우 신속히 출원하여 보호받는 것도 중요합니다. 상표를 등록함으로써 추후 경쟁사의 브랜드 도용, 모방행위를 저지할 수 있고, 호주 또는 뉴질랜드 세관에 등록하여 호주 및 뉴질랜드로 수입되는 상품 중 상표권을 침해하는 경우 압류를 요청할 수 있습니다. 등록된 상표에는 ®심볼을 사용할 수 있어 소비자들에게 독점적으로 보호받는 브랜드 이미지를 심어줄 수 있습니다. 또한, 등록상표는 재산권의 일종으로 명의 변경, 양도, 실시권 허여(라이센싱)가 가능합니다. 끝으로, 은행 또는 투자자에게 자금 유치시, 그리고 정부지원금 신청시 등록상표 여부를 확인하는 경우가 있으므로 호주 및 뉴질랜드를 비롯하여 기타 진출하고자 하는 해외시장에는 사전에 등록을 해 두는 것이 여러모로 유리할 것입니다.


호주특허청 2020/10/1기준 관납료 인상안내

  호주특허청의 관납료가 2020년 10월 1일부로 일부 인상되었습니다. 주요 변동사항은 아래와 같습니다. 특허: 청구항 개수에 따른 설정등록 가산료 인상; 등록/유지연차료 인상 상표: 출원관납료 인상 (비고시 상품/서비스명칭 이용시) 디자인: 등록갱신료 인상  항목별 주요 인상금액은 다음과 같습니다 (호주달러AUD기준). 호주특허 인상전 인상후 설정등록료 납부시 청구항 수에 따른 가산료 (20개 초과 30개 이하, 추가항당) $110 $125 설정등록료 납부시 청구항 수에 따른 가산료 (30개 초과, 추가항당) $110 $250 등록/유지연차료 5년차 $300 $315 등록/유지연차료 6년차 $300 $335 등록/유지연차료 7년차 $300 $360 등록/유지연차료 8년차 $300 $390 등록/유지연차료 9년차 $300 $425 등록/유지연차료 10년차 $550 $490 등록/유지연차료 11년차 $550 $585 등록/유지연차료 12년차 $550 $710 등록/유지연차료 13년차 $550 $865 등록/유지연차료 14년차 $550 $1050 등록/유지연차료 15년차 $1250 $1280 등록/유지연차료 16년차 $1250 $1555 등록/유지연차료 17년차 $1250 $1875 등록/유지연차료 18년차 $1250 $2240 등록/유지연차료 19년차 $1250 $2650 등록/유지연차료 20년차 (의약품특허) $2550 $4000 등록/유지연차료 21년차 (의약품특허) $2550 $5000 등록/유지연차료 22년차 (의약품특허) $2550 $6000 등록/유지연차료 23년차 (의약품특허) $2550 $7000 등록/유지연차료 24년차 (의약품특허) $2550 $8000 호주상표 현행 인상후 일반상표 출원료 (비고시 상품/서비스명칭 사용시, 류당) $330 $400 시리즈상표 출원료 (비고시 상품/서비스명칭 사용시, 류당) $480 $550 호주디자인 현행 인상후 등록갱신료 (추가 5년 연장) $320 $400 상세한 관납료 인상내역은 호주특허청 웹사이트의 list of the fee changes에서 확인하실 수 있습니다. 문의사항이 있으시면 ip@hhlaw.com.au로 연락주십시오.  


직무와 관련된 발명 특허의 소유권

어느 자동차 회사의 세일즈맨으로 일하던 홍길동은 자동차를 팔려면 누구보다 자동차에 대해 많이 알고 있어야 한다는 생각에 틈틈이 자동차의 동작 원리와 각종 부품에 대해 독학으로 공부했습니다. 시간이 지남에 따라 세일즈맨 홍길동의 지식은 깊고 방대해져서 웬만한 자동차 연구원들과 최신 기술에 대해 토론해도 뒤지지 않을 경지에 이르렀습니다.  이를 지켜보던 세일즈 팀의 매니저는 홍길동을 기특히 여겨 홍길동이 세일즈 업무 외 여가시간을 이용해 각종 자동차 전시회 및 학술 세미나에 참석할 수 있도록 배려해 주었습니다. 이에 보답하듯 홍길동은 자동차를 판매하면서 여러 고객들이 공통적으로 제기하는 문제들에 대해서도 꼼꼼히 메모를 했다가 연구소와 고객 센터에 전달해주는 것도 잊지 않았습니다.   어느 날 홍길동은 음성인식 기능이 있는 스마트폰을 사용하던 중 우연히 이 기능을 자동차에 탑재하면 얼마나 편리할까라는 생각을 떠올렸습니다. 이때부터 홍길동은 매일 퇴근 후 집에서 연구, 조사에 매달렸고 한 달여 후 운전자가 음성으로 명령을 내리면 (가령 “운전석 문 열어”,  “조수석 창문 내려” 등과 같은) 자동차가 데이터베이스에 저장된 음성과 동일한지 비교한 후 자동으로 이를 실행하는 시스템을 개발했습니다. 홍길동은 이 아이디어를 회사 몰래 개인 이름으로 특허등록을 받아 사업을 진행해볼까도 고민하다가 왠지 개운하지 못한 마음이 들어 다음날 본사 상품기획팀에 아이디어 제안 형식으로 이메일을 보냈습니다. 홍길동은 이 메일에 회사가 이 기술을 채택하면 자신에게 적절한 보상을 해 줄 것을 기대한다고도 적었습니다.    그로부터 수개월이 지나도 아무 답변을 듣지 못한 홍길동은 우연히 신문을 읽다가 내년부터 출시되는 자사의 모든 자동차 모델에 도어 및 윈도우 자동 개폐가 가능한 음성인식 기능이 탑재될 것이라는 기사를 발견했습니다. 이 기사에는 회사가 관련 기술에 대한 특허 출원을 완료했고 특허등록에 성공하면 다른 회사들로부터도 막대한 로열티 수입을 거둘 수 있을 것이라는 내용도 포함되어 있었습니다. 홍길동은 곧바로 본사 상품기획팀에 전화를 걸어 해당 발명은 자신이 고안한 것이므로 본인에게 적절한 (상당액의) 보상금을 제공해야 한다고 주장했습니다. 상품기획팀 담당자는 자신은 잘 모르는 일이라며 법무팀 담당자 연락처를 줬고, 이를 전달받은 법무팀 담당자는 홍길동에게 전화를 걸어 회사의 종업원이 개발한 발명은 자동적으로 회사의 소유가 되므로 홍길동의 주장은 근거가 없다고 일갈했습니다.   이러한 일이 실제 호주에서 발생한 사례가 있습니다. 호주의 특허법인 Patents Act 1990 상에는 직무 발명과 관련된 명시적 조항이 없어 판례법에 의존할 수밖에 없습니다. 호주의 직무발명 법리에 큰 영향을 미친 1995년도 영국 케이스인 Patchett v Sterling Engineering Coy Ltd (1955) 72 RPC 50에 따르면 고용계약서 상에 따로 정함이 없는 한 종업원의 충실의무 (fiduciary duty)에 근간하여 종업원의 발명은 고용주가 원칙적으로 승계한다고 되어 있습니다.   호주의 랜드마크 직무발명 케이스였던 Spencer Industries v Collins (2003) 58 IPR 425에서는 재생타이어 영업사원으로 일하던 Collins가 퇴근 후 자발적으로 재생타이어 제조과정에서 사용될 수 있는 칼날을 개발한 사건을 다뤘습니다. Collins의 고용주였던 Spencer Industries는 이 발명에 대한 소유권이 회사에 승계되어야 한다고 주장했고, 법원은 해당 발명이 영업사원으로 일하던 Collins의 직무 범위 밖의 일이라 회사가 권리 승계를 주장할 수 없다고 판시했습니다.   이와 대비되는 판례로 Victoria University of Technology v Kenneth Wilson and Ors [2003] VSC 33에서 교직원이자 부설 연구소장으로 일하던 Wilson과 Feaver는 컴퓨터 온라인 trading system을 개발하여 본인들이 주주로 있는 회사를 통해 특허 출원을 했는데, 법원은 이들의 행위가 대학과의 신의를 저버린 사해행위라고 판단하여 특허의 소유권을 대학에 양도할 것을 명령했습니다.    Full Federal Court에서까지 다투었던 University of Western Australia v Gray [2009] FCAFC 116에서 법원은 대학과 Gray 박사와의 고용계약서 상에 지식재산권의 자동 양도 조항이 암묵적 (implied)으로 포함되어 있다는 대학 측의 주장을 일축하면서, Gray 박사가 연구 주제를 자유롭게 고르고 외부 프로젝트 수주 등 일련의 과정에 대학 측이 일체 관여하지 않았다는 점을 이유로 Gray 박사가 고안한 발명에 대해 대학 측이 소유권을 주장할 수 없다고 판시했습니다.   직무 발명의 소유권 판단 시 해당 종업원의 발명이 직무 발명에 해당하는지, 즉 담당하고 있는 일상적인 임무를 수행하는 과정에서 발명이 고안된 것인지, 회사의 시설물 (컴퓨터, 연구기자재 등)을 이용했는지, 고용주의 지시를 받고 발명에 착수했는지 등은 중요한 고려 사항들입니다. 무엇보다도 이러한 일련의 분쟁을 피하기 위해서는 고용계약서 상에 직무 발명의 범위, 승계 여부, 보상 등에 대해 상세히 기술하여 고용주, 피고용자 모두 추후에 있을 분쟁을 방지하는 것이 중요하다고 할 것입니다.      면책공고: 본 칼럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.  문의: H & H Lawyers / Email: info@hhlaw.com.au / Phone: +61 2 9233 1411   


음식 배달 사업과 상표 침해

호주는 한국처럼 음식 배달 문화가 활성화되어 있지 않았습니다. 그런데 최근 음식 배달 사업을 하는 업체들이 우후죽순 생겨나면서 자전거 또는 자동차로 음식을 실어 나르는 모습들을 길거리에서도 심심찮게 목격할 수 있게 되었습니다. 이 중 잘 알려진 업체들이 바로 딜리버루(Deliveroo), 푸도라(Foodora), 우버 잇츠(Uber Eats) 같은 곳입니다. 이들은 여러 음식점과 계약을 맺어, 소비자들이 이 업체들의 웹사이트나 모바일 앱을 통해 주문하면 배달원들이 음식점에서 픽업하여 원하는 장소로 배달해주는 방식을 취하고 있습니다. 이 과정에서 배달 업체들은 각 음식점으로부터 일정 수준의 수수료를 받고 배달원은 음식값에 추가로 붙는 배달료를 가져가는 구조인 듯 합니다.    그런데 전 세계적으로 배달 사업 시장이 커지고 경쟁이 치열해지다 보니 배달 업체들로서는 최대한 많은 음식점을 확보하는 것이 관건이 되었습니다. 그러자 무리수를 두는 업체들도 생겨나고 있습니다.  미국 시카고 트리뷴(Chicago Tribune) 지에, 시카고 소재 음식점인 버거 앤틱스(Burger Antics)가 음식 배달 전문 업체 도어대시(DoorDash)를 상대로 소송을 제기한 건이 실린 적이 있습니다. 이는 도어대시가 사전 동의 없이 버거 앤틱스의 메뉴판과 상호를 웹사이트에 올리고 배달이 가능한 것처럼 광고한 것이 문제가 된 사안이었습니다. 버거 앤틱스의 주장에 따르면, 자신들은 음식 배달 서비스를 제공하지 않고 있었는데 어느 날 한 고객으로부터 다 식어 빠진 버거가 배달 왔다는 소비자 불만이 접수되어 이를 알게 되었다고 합니다.   도어대시는 미국에서 600개 이상의 음식점과 계약을 맺고 대셔(dasher)라고 하는 배달원을 통해 음식을 배달하는 업체인데, 문제는 앞서 언급한 버거 앤틱스와 같은 사건이 단순한 실수가 아니라 일종의 ‘아니면 말고’ 식의 고의적인 영업 방식에서 비롯된 것이라는 점입니다. 일단 자사 웹사이트에 여러 음식점의 메뉴를 올린 후 주문을 받다가 위와 같이 문제가 발생하면 그제야 슬그머니 내리는 행태를 취해왔다고 합니다. 2015년 11월에도 캘리포니아 소재 유명 체인인 인-앤-아웃 버거(IN-N-Out Burger)가 도어대시를 상대로 자사의 로고와 메뉴의 무단 사용을 즉각 중지하라고 소송을 제기한 적이 있었습니다. 이 소송은 합의로 종결되었는데 아마도 도어대시가 상당한 금액을 지급하지 않았을까 짐작해 봅니다.   이런 일이 호주에서 벌어진다면 어떻게 될까요? 우선은 상표권과 저작권법 침해 소지가 있고 아울러 소비자 법 위반 혐의도 있을 것입니다. 이 글을 읽으시는 독자분 중 요식업을 운영하시는 분들은 본인들의 가게 이름과 메뉴가 어디선가 무단으로 사용되고 있지는 않은지 한번 확인해보시기 바랍니다.