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Bossy 했던 미디어 전쟁

김현태    01 Jun 2019


호주의 메이저 방송사 중 하나인 네트워크텐(Network Ten)은 2018년 10월 자사 채널명을 대폭 변경하는 브랜드 리뉴얼을 발표했습니다. 네트워크텐은 2017년 미국의 미디어 공룡 씨비에쓰(CBS)에 인수된 지 1년 만에 경영난에 처해 인력 구조조정과 일련의 프로그램 개편을 단행하였는데 이를 계기로 이미지 쇄신에 나선 것이었습니다.  

네트워크텐의 브랜드 리뉴얼에서 가장 큰 변화는 지난 27년간 사용해왔었던 타이틀 단어인 “TEN”을 과감하게 버리고 소비자에게 익숙한 숫자 “10”을 기준으로 각 채널 특성에 걸맞은 브랜드를 선보인 것입니다. 즉, 기존의 채널명 “ONE”, “ELEVEN”, “TEN Eyewitness News First At Five”, “ten daily”, “tenplay” 등은 각각 “10 BOSS”, “10 Peach”, “10 News First”, “10 Play”, “10 Daily”로 변경되었습니다.  

(네트워크텐의 변경된 채널명, 이미지 출처: https://mumbrella.com.au) 

 

이 중 “10 BOSS”는 “10 Peach”와 더불어 이번 브랜드 리뉴얼의 핵심이었는데, 네트워크텐은 “10 BOSS”라는 단어를 포함한 다양한 로고들에 대한 상표권 확보 차원에서 호주특허청에 출원서를 제출했습니다.   

그런데 네트워크텐의 새로운 브랜드 “10 BOSS”에 대해 경쟁 채널 나인(Nine)을 소유한 페어팩스 미디어(Fairfax Media)가 제동을 걸고 나섰습니다. 페어팩스 미디어는 그룹 산하에 오스트레일리안 파이낸셜 리뷰(The Australian Financial Review: AFR)도 소유하고 있는데 이 회사는 2000년부터 보스(BOSS)라는 잡지를 출간하고 있었기 때문입니다.   

페어팩스 미디어는 “BOSS”라는 단어를 2015년부터 출판업과 엔터테인먼트업 등과 관련해 호주특허청에 상표 등록을 해 놓은 상태라, 느닷없이 경쟁 방송사가 “10 BOSS”라는 이름을 들고나오자 매우 당황스러웠을 것입니다.   

 

네트워크텐의 브랜드 리뉴얼이 발표된 다음 날 페어팩스 미디어는 네트워크텐에게 경고장을 보내 “BOSS”라는 단어를 사용하는 것은 상표 침해 행위에 해당하므로 즉각 중지할 것을 요구했습니다. 네트워크텐은 이 경고장을 받은 당일, 자신들은 “10 BOSS” 이름의 사용을 중단할 의사가 없다며 거부 의사를 표시했습니다.  

이에 격분한 페어팩스 미디어 측은 호주 연방법원에 네트워크텐의 “10 BOSS” 상표 사용을 긴급히 중단할 것을 요구하는 가처분 신청(interim relief) 서류를 접수하는 등 본격적인 법적 절차에 착수했습니다. 그러자 네트워크텐은 가처분 신청의 첫 조정기일에 “10 BOSS” 상표의 사용을 중단하겠다는 각서(undertakings)까지 미리 준비해서 제출하는 등 그간 기세등등했던 태도를 180도 전환하였습니다. 

 

그런데 가처분 신청의 결정문을 들여다보면 흥미로운 이야기가 나옵니다. 사실 네트워크텐은 새로운 브랜드들을 런칭하기 훨씬 전인 2018년 8월 이미 페어팩스 미디어 측을 접촉해 “BOSS”라는 이름의 사용에 대해 타진했던 것으로 드러났습니다.  

네트워크텐의 제안으로 성사된 이 미팅에서 네트워크텐 측은 자신들의 엔터테인먼트 채널에 “BOSS”라는 이름을 써도 비즈니스 구독자를 대상으로 한 AFR의 BOSS 잡지와 혼동이 없지 않겠냐며 상표 공존 의지를 피력했습니다. 이에 대해 페어팩스 미디어 측은 반대했고 미팅 직후 확인 이메일도 보내 향후 자사 채널 Nine에도 “BOSS”를 쓸 계획이 있다며 반대 의사를 명확히 했습니다. 그런데 3개월 후 네트워크텐은 버젓이 “10 BOSS”를 포함한 브랜드 리뉴얼을 강행했고 방송과 여러 미디어를 통해 대대적인 광고를 전개했던 것입니다.   

법원에서 이 사건을 담당했던 David Yates 판사는 이런 배경을 상세히 소개하고 네트워크텐에게 책임이 있다며 상표 사용 중지와 관련된 각서를 받아들임과 동시에 이 사건과 관련된 주변 비용(incidental costs)까지 모두 네트워크텐이 지급할 것을 명령했습니다.   

네트워크텐은 법원의 명령 직후 출원 중이던 BOSS 관련 출원상표를 모두 철회 신청했고, “10 BOSS” 채널명을 “10 BOLD”로 변경했습니다. “10 BOSS” 광고가 도배하다시피 나오다가 어느 날 갑자기 “10 BOLD”로 이름이 바뀐 이유가 여기에 있었습니다.  

NUM IN DISC 

<Network Ten의 새로운 출원상표 1973301 “10 BOLD” 로고> 

 

 이번 네트워크텐의 브랜드 리뉴얼에는 막대한 자금이 투입되었다는 후문입니다. 물론 브랜드 구상 단계에서 상표권 관련 이슈를 점검했었겠지만 이 정도면 문제가 안 될 것이라는 안일한 판단이 일을 그르쳤던 게 아닌가 싶습니다.  

네트워크텐은 법원에서 완패를 당했지만 미디어 담화에서는 자못 당당한 모습을 보였습니다. “10 BOLD”로의 브랜드명 재변경은 경쟁 채널 Nine에게 주는 크리스마스 선물이라면서, 자기들은 bossy한 것보다는 bold한 게 낫다는 재치 있는 말을 남겼습니다.  

“… in the spirit of giving and as an early Christmas present to our friends at Nine, we’re flicking the switch to 10 Bold. … We think it’s better to be bold than bossy.” 

 

 

면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 속한 법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.

문의: H & H Lawyers / Email: Noel.Kim@hhlaw.com.au / Phone: +61 2 9233 1411 

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호주 내 병행수입과 관련된 법률이슈

호주는 광업, 농축산업 등 1차 산업과 교육, 금융, 관광업과 같은 3차 산업이 발달한 반면, 2차 산업인 제조업이 상대적으로 취약하다. 국토가 넓고 인구 밀도가 낮아 내수시장만으로는 규모의 경제에 이르는데 한계가 있고, 높은 인건비와 엄격한 환경 규제, 까다로운 노동법 탓에 굴뚝 산업이 뿌리 내리기가 어렵다.      이런 이유들로 호주는 대부분의 공산품을 수입에 의존하고 있는데 해외 제조사와 호주 소비자 간 수입/통관, 유통, 도/소매 등 여러 단계를 거치다보니 동일한 제품도 해외에 비해 가격이 높은 경우가 많다. 또한, 해외 브랜드의 경우 호주 내 법인이나 지사를 설립해 진출하거나 호주 내 총판권자를 임명하여 영업을 하는데, 이 때 호주 내 독점적 판매를 대가로 로열티를 징수하는 것이 일반적이어서 이 또한 소비자가의 상승을 불러 일으키는 요인이 된다. 자연스레 병행수입이 활성화 될만한 시장인 셈이다.     □ 병행수입이란  병행수입(parallel importing)이란 국가간 판매되는 제품의 가격차를 이용하여 저렴하게 판매되는 국가에서 제품을 공급받은 후 비싸게 판매되는 국가로 수입하는 경우를 일컫는다. 공식적인 루트 (호주 내 판매법인, 지사 또는 공식 대리점)를 통한 수입이 아니기 때문에 해외 제조사의 직접적인 허가 하에 수입이 진행되는 것은 아니지만, 그렇다고 소위 짝퉁이라고 하는 모조품(counterfeiting products)을 수입하는 것이 아니기 때문에 수입 행위 자체가 불법이라고 할 수는 없다.   병행수입업자, 호주 내 소비자, 호주 당국의 입장에서 바라본 병행수입에 대한 장,단점은 아래와 같다.     병행수입업자  소비자  호주 정부 당국  장점          해외 제조사와의 수입 계약 체결없이도 해외에서 판매되는 제품을 자유롭게 구입해서 호주로 수입, 판매 가능.   해외에서 판매되는 가격과 호주 내 소비자가의 차이만큼 마진을 편취할 수 있음.   기존 시장에서의 브랜드 인지도에 편승하여 제품 판매 가능.  동일 성능/품질의 정품을 공식 수입 제품에 비해 저렴하게 구매할 수 있는 기회.  공식 수입처나 대리점에서 취급하지 않는 제품을 병행수입업자로부터 구입할 수도 있음.   병행수입을 허용함으로써 자율 시장 경쟁을 촉진하여 물가 안정화 도모.  독점 수입/판매업자의 불공정 거래행위 (가격 담합, 인위적 공급 조정 등) 행위 감소.  단점  수입시 세관에서 위조상품으로 의심받거나 라벨링 규정 등 위반시 단속받을 수 있음.  호주 실정에 맞게 요구되는 각종 인증 취득 (예:  전기제품의 경우 전압 변경) 필요할 수 있음.  수입 대상 제품의 안정적인 공급 확보가 어려울 수 있음.   불량 또는 하자 있는 제품의 경우, 소비자로부터 환불, 수리 요구를 받을 수 있음 (해외 제조사에 구상권 청구 어려움)  위조품을 진품으로 속아 구매할 수 있음.  호주 내 안전 인증 기준에 부합하지 않을 수 있음.   병행수입품에 하자 발생시 수리, 교환, 환불을 받기가 어려울 수 있음.     병행수입을 가장한 위조 상품 수입 차단을 위해 세관에서 철저한 확인 요구.  수입 및 유통되는 병행수입품에 대해 호주 내 안전인증 기준 부합 여부, 부당/과장 광고 여부 모니터링 필요    □ 병행수입과 관련된 호주 내 법규  호주에는 병행수입만을 다루는 독자적인 법률이 존재하지는 않고 상표법 (Trade Marks Act 1995)과 저작권법 (Copyright Act 1968) 등 지식재산권법과 소비자법 (Australian Consumer Law), 물품표기에 관한 통상법 (Commerce (Trade Descriptions) Act 1905) 등이 여러 법령에 걸쳐 관련 내용을 다루고 있다.   이 중 지식재산권법이 과거 호주 내 지정 판매 대리점/총판권자에 의해 병행수입을 저지하는 대표적인 수단으로 사용되어 왔는데 최근 관련 법규정이 개정되어 병행수입이 용이하도록 변경되었다 (상세 내용은 아래 참조).   물품표기에 관한 통상법에서는 호주로 수입되는 제품의 내용 표기, 올바른 라벨 부착 방법 등을 규정하고 있는데 이를 위반할 경우 제품이 세관에서 압류될 수가 있다. 라벨링 규정에 대해서는 호주 세관의 웹사이트에 상세한 설명이 되어 있는데 기본적으로 제품의 원산지, 성분, 재질, 취급 방법 등의 정보가 포함되어야 하며, 기존에 부착되어 있는 라벨이 외국어로 되어 있을 경우 반드시 영어로 된 라벨을 부착해야 한다. 라벨은 제품 종류에 따라 개별 제품 포장에 부착할 수도 있고 여러 제품이 포장된 박스 표면에 부착할 수도 있다. 호주 세관 웹사이트(아래 주소)에 상세한 내용이 게재되어 있다.  https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import/requirements/labelling  병행수입된 제품을 호주 내 판매시 마치 해외 제조사로부터 공식 승인을 받은 것처럼 (예를 들어, “호주 내 공식 판매처” 등) 광고, 선전시 호주 소비자법을 위반하게 된다. 또한, 호주 소비자법에 따르면 병행상품 수입업자는 본인이 판매하는 제품에 대해 품질 보증과 수리의 의무를 가진다. 반면, 호주 내 공식 판매 대리점은 병행수입된 제품에 대해 책임을 지지 않는다. 간혹 소비자 중에 제품 구입은 병행수입업자를 통해 하고 수리가 필요시 공식 판매 대리점을 찾아가는 경우가 많은데, 정품임에도 불구하고 보증 범위를 벗어나기 때문에 수리 요청이 거부될 수 있다.     □ 병행수입 관련 호주 지식재산권법    과거 병행상품 수입에 반대하는 호주 내 총판권자, 공식 판매 대리점이 단골 무기로 삼았던 법률이 지식재산권법이었다. 예를 들어, R.A. Bailey & Co.Ltd. v Boccaccio Pty Ltd (1986) 6 IPR 279 케이스에서는 해외 제조사가 와인의 라벨에 포함된 그림이 창작물(artwork)의 일종이라며 저작권 침해를 주장하여 성공하였고 Lonsdale Australia Limited v Paul’s Retail Pty Ltd [2012] FCA 584 케이스에서는 해외에서 판매되는 제품에 사용된 상표권자와 호주 내 상표권자(총판권자)의 명의가 달라 병행수입 제품이 호주 내 상표권을 침해했다며 법원으로부터 판매 금지 명령을 받아내기도 했다.   이후 호주 생산성 위원회 (Productivity Commission)의 권고 사항을 바탕으로 호주 지식재산 법률이 개정되었는데, 병행수입업자에게 유리한 방향으로 변경되었다. 즉, 병행수입을 금지시키기 위해 더이상 저작권을 행사할 수 없게 되었고, 개정 상표법 하에서는 일정 조건 충족시 병행수입품에 사용된 상표가 상표권을 침해하지 않는다는 보다 명확한 방어 규정이 신설되었다. 이 조항에서 요구하고 있는 ‘최소 요건’만 충족시키면 상표권 비침해로 인정되는데, ‘최소 요건’ 이란 ‘합리적인 문의 (reasonable inquiries)’를 통해 제품에 사용된 상표가 상표권자 (또는 상표권자의 승인을 받은 자 등)의 ‘동의’하에 사용된 것을 확인하는 절차이다. 이를 만족시키는 가장 손쉬운 방법은 수입처로부터 진품증명서 (certificate of authenticity)를 받는 것이다. 또한, 제3국의 공식 지정대리점이 해외 제조사의 공식대리점으로 널리 알려져 있을 경우에는 이 확인 의무가 면제될 수도 있다.     □ 시사점  결론적으로는 개정 상표법으로 인해 ‘최소요건’만 충족하면 상표권 비침해로 인정이된다는 점에서 병행상품 수입의 벽이 크게 낮아졌다. 그렇지만 상황에 따라 해당 조항에서 요구하는 조건을 충족시키기 어려울 수도 있다. 예를 들어 상품이 위조상품으로 보이거나 수입 가격이 비합리적으로 낮거나, 유통과정이 의심되는 경우에는 해당 요건을 충족시키지 못해 상표권자의 침해 클레임에 방어하지 못할 수도 있다.  병행수입과 관련된 이슈는 거래 당사자들(해외 제조사, 총판권자, 병행수입업자, 소비자)의 입장이 상이하다. 실무에서는 국제적으로 얽혀있는 총판계약, 라이선스 계약 등의 세부 내용도 얽혀있는 경우가 많아 관련 사업을 시작하거나 법적 조치를 취하기 전 반드시 법률 전문가의 조언을 받고 진행하는 것을 권한다.       면책공고: 본 칼럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.  문의: H & H Lawyers / Email: info@hhlaw.com.au / Telephone: +61 2 9233 1411  


BTS 브랜드 이야기

‘21세기 비틀즈’, ‘글로벌 팝 센세이션’, ‘미국에서 가장 많이 트윗된 아티스트’, 빌보드 뮤직어워즈의 ‘톱 소셜 아티스트’, 타임지 선정 ‘세계에서 가장 영향력 있는 인물 100인’ 등재…이들은 모두 한국의 7인조 보이 그룹 방탄소년단 (BTS)을 소개할 때 따라붙는 수식어들입니다. 날마다 새역사를 쓰고 있는 BTS의 인기는 초국가적이며 가히 유명세의 끝이 보이지 않습니다.   BTS의 성공에 힘입어 소속사 빅히트엔터테인먼트의 2019년 매출액은 5879억원, 영업이익은 975억원으로 2018년 대비 무려 2배나 껑충 뛰었습니다. 빅히트는 기업공개를 앞두고 있는데 주식시장에 상장되면 시가총액이 무려 4조~6조원에 달할 것으로 평가된다고 합니다. 미국 CNBC는 BTS가 향후 10년간 한국 경제에 37조원 이상의 가치를 가져다 줄 것이라고 전망했습니다.       최근 개최되었던 빅히트의 회사 설명회에서 방시혁 대표는 “브랜드 IP와 스토리텔링 IP”를 회사의 성공비결이자 핵심 성장 전략으로 꼽았습니다. 여기에서 IP는 Intellectual Property의 약자로 지식재산을 뜻합니다. 즉, 음악산업에서 라이센스, 캐릭터, 게임, 출판, 팝업스토어 등으로 사업영역이 확장중에 있고 그 중심에 BTS의 지식재산이 있습니다.   그룹명 ‘방탄소년단’에서 ‘방탄’은 총알을 막아낸다는 의미이고 10대와 20대가 처한 암울한 현실, 편견과 억압에 맞서 자신들의 음악적 가치를 지켜낸다는 뜻을 담고 있다고 합니다. 이런 이유로 초기 BTS의 등록상표 중에는 방탄복이 그려져 있는 것도 있습니다.                                                             <초창기 등록상표>                   <현재 BTS 와 팬클럽 ARMY로고>     BTS는 ‘방탄소년단’의 로마자 표기나 영어 직역 표현인 “BangTan boyS” 또는 “Bulletproof Boys Scouts”의 준말이라고 하는데, 빅히트는 2017년 “Beyond The Scene”라는 의미도 있다고 밝혔습니다. BTS와 같이 보통 영문자 2~3개로만 이루어진 단어들은 소비자들이 기억하기 쉬워 좋은 브랜드가 될 수 있는 반면, 다양한 단어들의 준말이 될 수 있어 다른 업체들과 분쟁에 휘말릴수도 있습니다.   BTS가 데뷔한 것이 불과 7년 전인 2013년이라 이보다 앞서 또 다른 의미로 ‘BTS’라는 단어를 사용해온 회사들은 졸지에 BTS 상표를 도용한 것처럼 보일 수도 있고 반대로 BTS의 유명세 덕을 톡톡히 볼 수도 있습니다.   2017년 신세계는 분더샵 (BOON THE SHOP)의 약자라 주장하면서 한국에서 여러 건의 BTS 상표등록을 시도했다가 빅히트 측과 분쟁을 벌였습니다. 이 과정에서 신세계는 빅히트보다 먼저 상표를 등록했던 신한코퍼레이션의 BTS Back to School 상표를 사들여 빅히트와의 분쟁에 대응했습니다. 최근 언론 기사에 따르면 신세계가 케이팝 아이돌 그룹의 성공을 기원한다며 BTS 관련 모든 상표권을 포기한다고 발표했습니다.                                                                                                    <신세계의 출원상표>                         <2001년 등록된 신한코퍼레이션의 등록상표>      지난해 10월에는 빅히트가 한국 특허심판원에 화장품 제조사 드림스코리아의 등록상표 B.T.S (중간에 점 포함)을 취소해달라는 청구를 냈습니다. 드림스코리아는 2014년 “B.T.S비티에스” 상표를 등록하고 Back To Sixteen이라는 화장품의 약자로 사용하다 방탄소년단이 유명해지자 중간의 점을 빼고 BTS 만 사용했습니다. 특허심판원은 판결문에서 드림스코리아의 행위가 소비자에게 출처 오인, 혼동을 불러일으킨다며 빅히트의 손을 들어줬습니다.               <드림스코리아의 실제 등록상표>           <드림스 코리아 화장품>    빅히트는 해외에서의 상표 침해 행위에 대해서도 강력하게 조치를 취하고 있는데, 일례로 2019년 6월 Various John Does, Jane Does and XYZ Companies 를 상대로 BTS상표의 침해행위를 중지하라며 일리노이 지방법원에 소송을 제기했습니다.   호주에서는 필자가 빅히트를 대리하여 BTS, ARMY 로고의 등록을 수행한 바 있습니다. 심사과정에서 호주특허청은 아래와 같은 선등록 상표들 (스웨덴의 비지니스 컨설팅사 BTS Group AB의 bts, 울릉공 소재 방송 네트워 회사 BTS Networks, 아들레이드 소재 BTS Café)을 이유로 등록을 거부했었습니다만, 다행히 결국에는 모든 거절이유 극복에 성공하여 등록을 완료하였습니다.     브랜드의 보호방법 중 가장 기본적인 것이 상표등록입니다. 사업 초창기에 권리확보에 소홀히 할 경우 추후 사업의 확장단계에서 예기치 못한 복병을 만나 곤혹을 치를 수 있습니다. 최악의 경우 그간 쌓아온 브랜드 명성도 잃고 이름도 바꿔야 하는 경우도 생길 수 있습니다. 예방이 최선의 조치이며 적은 예산으로도 안전하게 지식재산을 확보하는 길입니다.       면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 속한 법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다. 문의: H & H Lawyers / Email: info@hhlaw.com.au / Phone. +61 2 9233 1411   


콴타스와 캥거루 마크

1920년에 설립된 콴타스 (Qantas) 항공은 네덜란드의 KLM과 콜롬비아의 아비앙카 항공에 이어 세계에서 3번째로 오래된 항공사입니다. 콴타스라는 이름은 Queensland And Northern Territory Aerial Services의 앞글자를 따서 만들었다고 하는데, 유럽과 대양주를 남반구를 통해 연결하는 캥거루 루트 (Kangaroo Route)를 운항한다고 하여 하늘을 나는 캥거루 (Flying Kangaroo)라는 별칭으로도 불리웁니다. 콴타스의 기체 꼬리에 그려진 캥거루 마크는 콴타스를 상징하는 심볼이 되었는데, 콴타스가 캥거루 마크를 사용하게 된 것은 1940년대로 거슬러 올라갑니다. 원래 호주의 1 페니 (penny) 동전에는 캥거루 실루엣이 원형 안에 그려져 있었는데 이것을 호주의 항공사 연합과 호주 공군에서 자신들의 아이덴티티로 사용했었다고 합니다. 제2차 세계대전 당시 콴타스의 비행기들도 전시통제법에 의해 국가에 의해 징집되어 전투에 사용되었습니다.  1944년 징집이 해제된 전투기 중G-AGKT라는 비행기에 캥거루 그림과 함께 “Qantas Empire Airway Kangaroo Service”라는 문구가 사용됐다고 합니다. 이후, 시드니의 디자이너 거트 셀헴 (Gert Sellheim)이 1947년 날개 달린 캥거루 마크를 디자인했고 이후 여러번의 변형을 거쳐 1984년에 현재의 디자인이 되었습니다.    이 캥거루 마크와 관련된 상표 분쟁이 2009년에 있었는데, 남호주에 거주하던 다니엘 아마디오 (Danniel Amadio)라는 사람이 “Flying Kangaroo”라는 상표를 와인과 관련하여 특허청에 등록하고자 시도했었습니다. 당시 콴타스는 “Flying Kangaroo”라는 등록상표를 보유하고 있지도 않았음에도 이의를 신청했었습니다 (Quatas Airways Limited v Danniel Amadio [2001] ATMO 84).   콴타스의 주요 이의 신청 근거로는 첫째, 콴타스는 비록 “Flying Kangaroo”라는 단어를 상표로 등록하지는 않았지만 호주 내에서 이미 이 단어와 관련하여 저명성 (reputation)을 획득했고 그로인해 아마디오의 상표 사용은 소비자들 사이에서 출처 혼동을 초래할 수 있어 소비자법 (당시Trade Practices Act 1974)을 위반했다는 것이었습니다.   이 사건에서 특허청의 심판관은 콴타스가 저명성을 획득한 것은 캥거루 마크이지 “Flying Kangaroo”라는 단어는 아니라고 지적하면서도, 캥거루 마크가 콴타스에 의해 오랜 시간 호주에서 사용되어 왔기 때문에 아마디오가 “Flying Kangaroo”를 와인과 관련하여 사용할 경우 해당 와인이 콴타스에 납품하는 와인으로 소비자가 오인할 우려가 있다면서 상표법 42(b)항 (상표가 실정법과 충돌할 때 등록을 거부할 수 있는 조항)을 근거로 아마디오의 출원 상표를 거절 결정했습니다. 콴타스의 깔끔한 승리였고 이 결정을 보면 캥거루 마크는 이제 콴타스만 사용해야 하나라는 의구심이 들 정도입니다.   그런데 2010년에 퀸즈랜드에 거주하는 루크 존 에드워드 (Luke John Edwards)라는 사람이 티셔츠에 캥거루 모양이 들어간 상표를 출원했고 콴타스가 이번에도 등록에 반대한다며 이의신청을 했습니다.                           콴타스는 에드워드의 상표가 이미 등록된 콴타스의 두 종류의 상표 (캥거루 마크와 꼬리날개 캥거루 마크)와 기만적으로 유사하고 등록하고자 하는 물품 (의류)이 콴타스 상표가 커버하는 서비스 (광고, 홍보, 머천다이징 등)와도 연관되어 있다고 주장했습니다. 하지만, 이번에는 콴타스의 주장은 특허청 심판과정에서 받아들여지지 않았고 이에 콴타스는 연방법원에 소를 제기했습니다 (Qantas Airways Limited v Edwards [2014] FCA 729).   이 사건에 대한 연방법원은 우선 콴타스가 근거로 삼은 두 종류의 등록 상표 중 캥거루 마크는 에드워드의 상표와 유사하지 않지만 꼬리날개 캥거루 마크는 기만적으로 유사하다고 인정했습니다. 다만, 콴타스의 지정 서비스 (광고, 홍보, 머천다이징 등)가 에드워드 상표의 지정상품 (의류)과 다른 점을 지적하며 과연 이 두 서비스/상품 간에 견련성이 있는가를 문제 삼았습니다. 아울러 담당 Yates 판사는 콴타스가 캥거루 마크 관련 주지 저명성을 획득한 것은 인정하지만, 콴타스가 실제 캥거루 마크를 사용할 때에 또 다른 레퍼런스인 “Qantas”라는 단어를 항상 병기해서 사용하고 캥거루 마크도 주로 비행기 꼬리 날개에 사용한다는 점을 들어, 애드워드의 티셔츠 상표가 항공기 기내품용 의류에 사용되지 않는 한 소비자들에게 출처 오인을 일으킬 가능성이 무척 낮다고 판시했습니다.   결국, 이번에는 콴타스의 참패로 끝났는데 콴타스가 전 산업 영역에 걸쳐 캥거루 마크 관련하여 독점권을 주장할 수 있었던 폭주에 제동을 걸었던 판례였습니다.


샤넬과 코카콜라: 소셜미디어 속 지식재산권

2016년 1월 8일 자 시드니 모닝헤럴드 신문에서는 캐나다에 거주하는 20세 여성 샤넬 보닌 (Chanel Bonnin)이 겪은 황당한 경험을 소개하고 있습니다. 이 여성은 2011년부터 소셜미디어 사이트인 ‘인스타그램 (Instagram)’ 에서 본인의 이름과 동일한 “@Chanel”을 사용자 이름 (user name)으로 왕성한 활동을 해 왔었습니다. 기사에 따르면 샤넬 보닌은 약 2주 전 인스타그램 관리자를 사칭한 계정으로부터 피싱 이메일을 받았고 그 이메일에 포함된 링크를 클릭한 후 본인의 인스타그램 사용자 이름이 "@chanel827372"로 바뀐 사실을 알게 되었습니다. 그녀는 즉시 인스타그램 측에 본인의 사용자 이름을 되돌려줄 것을 요청했지만 황당하게도 인스타그램 측에서는 그녀의 사용자 이름이 유명 상표와 동일하여 상표권 또는 저작권 침해 우려가 있으므로 해당 사용자 이름의 사용을 금지한다고 통보해왔습니다. 샤넬 보닌의 인스타그램 페이지를 팔로우하던 수많은 팬들과 그녀의 거듭된 요청에 결국 인스타그램은 그녀의 이전 사용자 이름 “@Chanel”을 다시 사용할 수 있게 해주었지만 그녀가 포스팅한 많은 사진들 중 그녀의 이름 (샤넬)이 새겨진 머리핀 사진과 패션 브랜드 ‘샤넬’의 ‘double C’ 로고를 손으로 스케치한 그림 이미지는 제거된 상태였다고 합니다.   많은 사람들이 사넬 보닌이 받은 피싱 이메일의 배후에 패션 브랜드 ‘샤넬’이 있을 것이라고 추측합니다. 이러한 추측의 배경에는 패션브랜드 ‘샤넬’이 2014년 인스타그램에 페이지를 개설하는 과정에서 “@Chanel”이란 사용자 이름이 이미 2011년부터 샤넬 보닌에 의해 사용되고 있어서 어쩔 수 없이  "@chanelofficial"이란 이름을 등록하였다고 합니다. ‘샤넬’ 측에서는 억울할 수도 있는 것이 샤넬 보닌의 인스타그램 페이지가 인기를 얻은 이유가 패션브랜드 ‘샤넬’과 무관하지 않을 것이고 ‘샤넬’의 공식 페이지를 찾으려는 사람들이 본의 아니게 샤넬 보닌의 인스타그램 페이지를 접속할 것이기 때문입니다. 물론 ‘샤넬’ 측에서 ‘샤넬’ 이라는 단어를 상표권으로 등록하지 않았을 리는 없지만 샤넬 보닌이 본인의 이름을 사용하고 있고 본인의 인스타그램 페이지를 상업적 목적으로 사용하지 않는다는 점을 주장하면 ‘샤넬’측에서 취할 수 없는 법적 조치가 별로 없어 보입니다.   이와 유사한 사례로 세계에서 두번째로 많은 팬(fan)들을 보유하고 있는 ‘코카콜라’의 페이스북 (Facebook) 페이지를 들 수 있습니다. 한 기관의 조사에 따르면 ‘코카콜라’의 페이스북 페이지의 팬 한 명 당 경제적 가치는 미화 130불을 넘는다는 합니다. 그만큼  소셜미디어의 영향력이 막강하다는 것을 수치로 나타낸 것이라 할 수 있습니다. 놀라운 사실은 이 ‘코카콜라’의 페이스북 페이지의 소유자가 ‘코카콜라 주식회사’가 아닌 두 명의 ‘코카콜라’ 팬이라는 사실입니다.   페이스북을 포함하여 대부분의 소셜미디어 사이트들은 사용자 등록시 깨알같이 작성된 사용자 계약 (terms & conditions)을 ‘읽고 동의하였음’을 클릭하도록 강제하고 있습니다. 이 사용자 계약에는 통상적으로 지식재산권 관련 조항이 포함되어 있어 제3자의 지식재산권 침해 사실이 드러나면 해당 계정을 차단하거나 관련 게시물을 제거하는 정책을 취하고 있습니다. 따라서 ‘코카콜라’ 측에서 페이스북에 해당 페이지의 삭제를 요청하면 이 팬 사이트를 폐쇄하는 것은 어렵지 않았었을 것입니다. 하지만 문제는 페이스북의 정책상 삭제된 페이지의 ‘Like’ (좋아요)를 누른 팬들을 다른 페이스북 페이지로 이전시키는 것이 불가능하다는 것입니다. 이미 수많은 팬들을 보유하고 있던 이 페이지를 삭제시키는 것보다는 유지시키는 것이 훨씬 유리할 것이라는 전략적 판단하에 ‘코카콜라’ 측에서는 이 두 명의 페이지 운영자와 파트너십 계약을 맺고 마케팅을 맡겼습니다. 흔히 말하는 ‘윈-윈(Win-win)’의 해법을 찾은 것이라 할 수 있습니다.   소셜미디어의 사용이 일상이 된 요즘 일반인의 입장에서는 제3자의 지식재산권을 침해하지 않도록 주의해야 합니다. 온라인 상에서의 침해 행위도 오프라인 상의 침해 행위와 마찬가지로 손해배상 등의 책임을 질 수도 있습니다. 지식재산권 소유자의 입장에서는 지속적인 모니터링과 적극적인 조치로 본인의 권리를 보호하는 노력을 해야 할 것입니다. 하지만 위의 코카콜라 사례에서 보듯이 경우에 따라서는 무조건 법적 조치를 취하기 보다는 전략적인 선택을 하는 것도 좋은 방법일 수 있습니다.     면책공고: 본 컬럼은 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것으로 필자 및 필자가 소속된 법무법인은 상기 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직/간접적인 손해에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 법률자문을 구하시기 바랍니다.  문의: H & H Lawyers / Email: info@hhlaw.com.au / Phone: +61 2 9233 1411